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【主题沙龙】国之医药高端IP沙龙研讨问题汇编(一)

研讨问题:美国的继续申请、部分继续申请制度

 

问题一:国外尤其是美国的专利申请,有多个优先权,其优先权日跨度超过五、六年,这是怎么实现的?

答:该问题涉及美国的继续申请制度、部分继续申请制度。其中,部分继续申请中可增加新的技术内容,而新的技术内容可自加入之日起享受一年的优先权期限,同时享受首次申请的优先权。为此,部分继续申请可以要求多个优先权或多个时间跨度的优先权,进而优先权期限跨度长达5-6年。

 

案例解析(WO2003004470A1同族专利发展脉络

US20010302049P2001年的临时申请(申请号为NO.60/302,049),通过该临时申请可以获得较早的申请日或优先权日(仅限美国),将临时申请的申请日作为优先权日时,并不计算在20年保护期内。从临时申请日起12个月内(即2001.6.292002.6.28),申请人于2002.5.21提交了临时申请的正式申请(申请号为US20020184669),该正式申请与最早的临时申请作为美国专利申请US6605729B1共同的优先权文件。正式申请文件在被审查的过程中

USPTO不对临时申请进行审查,只对正式申请进行审查),申请人又依据不同的策略提交了公开在后的申请(2004年至2008年)。其中的专利申请中,引用之前的所有申请文件的部分都被列出而作为在后申请的优先权文本。例如,US2004054193US6605729B1的继续申请,该继续申请将此前的临时申请(US20010302049P)、正式申请(US20020184669)、继续申请获得的申请(US20030456046)作为其优先权文本。US2006241169利用了相同的继续申请策略,US2008214651US2006241169的分案申请,从而US2006241169所引用的优先权文本均被列出,US2008287521又为US2006241169的继续申请。从中可以看出,一件专利族中采用了临时申请、继续申请、分案申请等不同的申请策略。详见下表。

Tips

继续申请 (continuation application):内容和母案一致,权利要求不同,在母案颁布之前都可以申请,但优先权仍然是母案优先权。理论上,这个接力棒可以一直传下去,但继续申请的有效期在母案申请递交日之后20年终止。若申请是由PCT申请进入国家阶段的,母案是PCT申请。若由巴黎公约进入美国,母案为美国专利申请(而非中国专利申请)。

部分继续申请(continuation-in-part application,N 简称CIP申请)可以增加新内容,新内容的优先权判断按新内容的递交日为准。但无论新老内容,其专利有效期在母案申请递交日之后20年终止CIP申请也是丰富专利族的有效手段。CIP申请通常以原申请的申请日作为申请日,此时部分继续申请中与在先申请中相同的部分享有在先申请的申请日,增加的新的主题仅拥有其提交时获得的申请日。部分继续申请除了记载首次申请的技术方案外,还可以记载对该技术方案进一步改进或者完善的新的技术方案。例如,增加符合单一性的独立权利要求,在这种情况下,一般会给出在先首次申请的一个或者多个优先权,类似本国部分优先权制度。

分案申请(divisional application- 其优先权和有效期和继续申请一致。

继续审查(Request for Continued Examination- 继续申请是新的申请,有新申请号。与之不同,继续审查(RCE)是同一申请拒绝授权之后申请人要求继续审查,并缴纳相应费用,没有新的申请号。且要求RCE的次数没有限制,一个申请审理78年后授权并不罕见。