连载：威尔曼未充分检索就开展药物专利研发而引发的纠纷(一)

发布时间：2015-03-02来源：《从专利诉讼看专利预警》作者：陈文煊打印字号：TT

【案件事实】

专利号为97108942.6、名称为“抗β-内酰胺酶抗菌素复合物”的发明专利（以下简称本专利）由广州威尔曼药业有限公司（以下简称广州威尔曼公司）在二审审理期间，专利权人变更为湘北威尔曼公司。于1997年6月11日提出申请、2000年12月6日授权公告。本专利权利要求1为：“一种抗β-内酰胺酶抗菌素复合物，其特征在于它由舒巴坦与氧哌嗪青霉素或头孢氨噻肟所组成，舒巴坦与氧哌嗪青霉素或头孢氨噻肟以0.5～2:0.5～2的比例混合制成复方制剂。”

本专利说明书中记载：“细菌耐药是导致氧哌嗪青霉素和头孢氨噻肟近年临床疗效下降的重要原因。……细菌产生耐药的机理以细菌产生抗β-内酰胺酶为主。”“针对产β-内酰胺酶细菌的耐药性，临床上采取将β-内酰胺酶抑制剂与抗生素配伍使用的策略，取得了良好的效果，两者制成的复方，不仅使抗生素的抗菌活性增强，同时还扩大了抗菌谱。目前已上市的产品有……舒巴坦分别与氨苄青霉素及头孢哌酮的复方制剂，优立新和舒乐哌酮。”“目前尚未有将舒巴坦与氧哌嗪青霉素或头孢氨噻肟制成复方制剂在临床使用的报道。”

“本发明是这样实现的，……按已知的粉针剂或冻干粉针剂制备工艺程序操作进行。即制备出对产β-内酰胺酶细菌敏感的复方氧哌嗪青霉素制剂或复方头孢氨噻肟制剂。”

针对本专利权，双鹤公司以本专利不具备新颖性和创造性为由，于2002年12月3日向专利复审委员会提出无效宣告请求，并提交了对比文件，即中文译文名称为《舒巴坦分别与美洛西林、哌拉西林和头孢氨噻肟联合使用：在治疗严重细菌感染过程中临床和细菌学方面的研究发现》的学术论文。该对比文件“摘要”记载：“在德国12家医院采用公开的多中心研究方法，对舒巴坦分别与美洛西林、哌拉西林和头孢氨噻肟联合用于严重细菌感染时的功效和耐受性进行了研究。一共155位患者参与此项研究。”该对比文件证明了舒巴坦可以与哌拉西林即本专利权利要求1中的氧哌嗪青霉素。、头孢氨噻肟配伍使用，并详细记载了给药量和细菌学数据、临床效果。

2003年8月27日，专利复审委员会作出第8113号无效宣告请求审查决定（以下简称第8113号决定），以本专利不具备创造性为由，宣告本专利权全部无效。广州威尔曼公司不服第8113号决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

【法律点评】

本案涉及药品创造性判定中的若干问题，具有典型意义，主要涉及保护范围的确定、创造性判定的主体和标准以及未记载在说明书中的技术效果是否应当予以考虑等问题。

一、专利权利要求保护范围的确定

权利要求保护范围的确定是新颖性、创造性判定问题的起点。只有准确地对本专利的权利要求进行解释，才能正确地确定专利权“跑马圈地”所主张的排他权的范围，才能以此准确地判断本专利与现有技术的区别技术特征，分析二者之间的远近关系，得出有无新颖性、创造性的结论。权利要求的保护范围界定得过大，则容易导致本该获得授权的技术方案无法通过新颖性、创造性的审查；而保护范围界定得过小，则降低了可专利性的标准，可能使得本不该授权的技术方案获得授权。

《专利法》第59条第1款是权利要求解释的原则条款和主要法律依据，其内容自1985年《专利法》施行之后，至今未发生实质性的变化。该款规定：“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。”这一规定具有丰富的内涵。在实践中，以此为依据，专利权保护范围的确定逐步形成了以权利要求的字面含义为原则，以说明书、附图的特别记载为例外的规则。具体而言大体有以下几项具体规则。

第一，专利权人可以作为自己的词典编纂者，在说明书或者附图中通过明确定义的方式对有关术语进行有别于通常含义的特别定义。

第二，权利要求所使用的术语不明确，所属技术领域又缺少约定俗成的通常含义时，法院将以说明书、附图或者审查档案中的有关内容确定其含义。此规则存在“度”的问题，当越过某条界限时，有关权利要求将因为“不清楚”而被宣告无效。

第三，说明书等内部证据虽然没有明确定义，但通过全面阅读专利文献，包括权利要求书、说明书、附图甚至审查档案之后，如果结合其中的背景技术、技术问题（发明目的）、实现方式、技术效果等，强烈地表明专利权人以特定的实施方式为基础来使发明创造区别于现有技术、明白无误地排除某含义或者表明特定的实施方式对于发明而言是至关重要的，那么有关的技术内容可以用以限定权利要求的保护范围。

第四，如果不属于上述情形，那么应当按照权利要求的字面含义来确定其保护范围，而不能以说明书、附图等记载的下位概念或具体实施方式来限定权利要求的保护范围。

在本案中，威尔曼公司主张权利要求1所保护的技术方案是舒巴坦与氧哌嗪青霉素或者头孢氨噻肟混合制成的（冻干）粉针剂复方制剂。此系为了“缩小”保护范围，从而增加具备创造性主张胜算的诉讼策略。然而，（冻干）粉针剂作为众多剂型中的一种，仅记载在说明书中，并未写入权利要求，本领域技术人员阅读权利要求之后，可以清楚无误地确定所要求保护的复方制剂并不仅限于（冻干）粉针剂，还包括其他常见的剂型。此外，本专利说明书也没有通过下定义的方式明确限定权利要求中的“复方制剂”指的就是“（冻干）粉针剂复方制剂”，通读整篇专利文献，本领域技术人员也得不到任何关于只有特定剂型的复方制剂才能实现发明目的、解决技术问题的教导。因此，前述第4项规则产生效力，即本专利权利要求的保护范围应当以其字面含义为准，不得以说明书、附图等记载的下位概念或具体实施方式来限定权利要求的保护范围。威尔曼公司的相关主张事实上“修改”了权利要求，超出了《专利法》第59条第1款所规定的“解释”的范畴，因而无法得到支持。

二、创造性判断的主体

《专利法》第22条第3款规定：“创造性，是指与现有技术相比，该发明有突出的实质性特点和显著的进步。”无论是“突出的实质性特点”还是“显著的进步”，都是具有强烈主观色彩的认知和判断，这无疑大大增加了创造性判断的主观性和不确定性。

为降低创造性判断中的主观性，各国纷纷建立了判断主体拟制制度——创设出“本领域普通技术人员”的概念。各国专利法对此称谓不一，《专利审查指南2010》第二部分第四章第2.4节规定：“发明是否具备创造性，应当基于所属技术领域的技术人员的知识和能力进行评价。所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的‘人’，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。如果所要解决的技术问题能够促使本领域的技术人员在其他技术领域寻找技术手段，他也应具有从该其他技术领域中获知该申请日或优先权日之前的相关现有技术、普通技术知识和常规实验手段的能力。”设定这一概念的目的，在于统一审查标准，尽量避免审查员主观因素的影响。由此可见，《专利审查指南2010》采用的是“所属技术领域的技术人员”的概念，且主要从创造性判断的角度拟制“本领域技术人员”的概念。而2009年《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第2条采用的则是“本领域普通技术人员”的概念，但并未对此予以定义。美国则称为“相关领域熟练技术人员”（people skilled in art）、“专利面向的读者是该相关领域的其他熟练技术人员……”。参见：Phillips v. AHW Corp.,N415 F.3d 1303 (Fed. Cir. 2005)(en banc)案。我国称为“本领域普通技术人员”或者“所属领域技术人员”。之所以需要拟制统一的解释主体，其主要原因是在实际的判断中，不同主体所掌握的知识、经验、技能是不尽相同的，起点不同，终点自然也大不一样。追求判断结论的客观统一，要求首先统一解释主体的主观判断能力。

“本领域普通技术人员”是虚拟的“人”、在假想中存在的“人”。他不是某一个或者某一类具体的人，事实上这样的人在现实中不可能存在。“假定他知晓申请日之前发明或者实用新型专利所属技术领域的所有普通技术知识，能够获知该领域的所有现有技术，并且具有应用该日期之前常规实验手段的能力，但他不具有创造能力。”“这样的人对世界任何地方产生的现有技术都不陌生，但是却没有对不同现有技术进行组合进而提出改进方案的任何主观意愿。换句话说，他在学习掌握现有技术方面十分勤奋，可谓‘学富五车’；而在发挥主观能动性方面却十分懒惰，可谓‘不求进取’。”尹新天.中国专利法详解\[M\].北京：知识产权出版社，2011：272.也就是说，这一虚拟主体具有超人般的掌握知识的广度，而其创新能力被压低。这一拟制主体不爱标新立异，擅长循规蹈矩。在创造性判断中，这一标准强调知识掌握的广度——不放过任何犄角旮旯、小众的现有技术，以及创造能力的压制——只具备一般组合能力、不具备创新能力的技术人员标准。

在许多案件中，本领域普通技术人员知识、经验和能力的确定是案件的关键。这一“虚拟人”的水平确定得过高，则涉案专利的创造性容易被低估；相反，如果定得过低，则创造性容易被高估。许多创造性判定中的法律问题，如对比文件公开内容的确定、技术启示、教导等，本质上都与本领域普通技术人员知识技能水平的确定紧密相关。在具体个案中，裁判者需要首先将自己“武装”成为本领域技术人员，站在本领域技术人员的角度，从通常的认知水平、判断能力出发，对创造性的水平进行评判。然而，法官往往是技术方面的“外行”、有关技术领域中的“新兵”，即使某些法官具备有关的技术教育背景，但专利技术基本上都是行业中的前沿，这些裁判者所掌握的知识也需要及时更新，因此，在创造性判断的每一个案件中，裁判者往往首先需要进行“自我教育”，把自己尽可能地“培养”为所涉技术领域普通技术人员。这一“培训”过程需要外部信息的输入，而当事人各方的举证是最为重要的实现途径。

从程序上而言，当事人在行政程序中未提交的证据一般在行政诉讼中不予考虑。但是，对于证明本领域技术人员在涉案专利申请日之前所应当具备的知识水平和认知能力的公知常识性的证据，其目的是为了更为客观、准确地反映所属领域的技术情况，其内容是申请日前业已存在的、推定本领域普通技术人员均已掌握的知识或者所能够具备的认知、推理、实验能力，其作用是使裁判者能够更好地进入所属领域普通技术人员的状态，因而对于此类证据，在诉讼过程中一般被认为是补强性证据，可以被法院采纳。当然，这类证据的范围也不宜过宽，只有那些被普遍接受和采用的工具书、字典词典、教科书、技术手册等资料，才能被认定为公知常识性证据。

在本案中，再审法院即采纳了各方提供的公知常识性证据。将这些证据的内容与对比文件公开的内容相结合，本专利所属技术领域的普通技术人员至少具有如下的知识水平和思维能力：第一，本领域技术人员公知，在制剂生产中往往用两种或两种以上药物配制复方制剂，且公知其效果可以提高疗效和减少不良反应，配制过程中发生配伍困难和配伍禁忌的情况较少（可参见《药剂学》的内容）；第二，在对待细菌耐药问题上，本领域技术人员公知可采用联合用药的方式，包括同时服用和制成复方制剂服用两个方面（可参见《发展复方制剂、开发药物新品种》一文）；第三，本领域技术人员业已知晓舒巴坦作为β-内酰胺酶抑制剂可以与本专利限定以外的其他某些抗生素制成复方制剂供临床使用，如与氨苄青霉素的复方制剂舒他西林、与头孢哌酮的复合注射液等（参见《医用药理学基础》《医用药理学》以及本专利说明书背景技术的内容）；第四，对比文件公开了与本专利活性成分完全一致的联合用药的技术信息，证明了舒巴坦可以分别与氧哌嗪青霉素、头孢氨噻肟配伍使用，并详细记载了给药量和细菌学数据、临床效果等内容。综合以上内容，我们不难勾勒出本领域技术人员思维推演的可能路径：首先，他们知晓可在临床联合给药的基础上开发复方制剂新药；其次，舒巴坦可以分别与氧哌嗪青霉素、头孢氨噻肟配伍使用联合给药，且未出现配伍困难和配伍禁忌；再次，舒巴坦与其他抗生素制成复方制剂已获得了成功；最后，本领域技术人员在此基础上容易想到可以将舒巴坦与氧哌嗪青霉素、头孢氨噻肟分别制成复方制剂，并通过常规的实验方式，最终得出其耐受性好、具有广谱抗菌作用的结论。

创造性判断的基本方法是站在本领域普通技术人员的立场设身处地地思考，在现有技术和公知常识的基础上，进行创新场景还原，以本领域普通技术人员的认知水平和推理能力为基础，判断是否容易想到或者得出涉案专利的发明创造。对本专利的前述推理过程基本上符合科技研发的真实过程，因而是科学的、可信的、有说服力的。当然，科学技术的创新具有很强的实验性特点，理论上的推理有可能在实施的过程中遇到预想不到的困难，如果克服这些困难需要付出额外的创造性劳动，那么即使这种推理在表面上看是容易想到的，但最终得到具有有益的技术效果的技术方案则仍然是具备创造性的。然而在本案中，无论是在现有技术的教导中，还是本专利说明书的发明内容中，抑或是专利权人提供的证据中，均无任何迹象表明在制备本专利复方制剂的过程中需要克服何种技术难题，因此，在本案中并无证据表明在开发新药的过程中专利权人付出了额外的创造性劳动。

三、说明书中未记载的技术效果在创造性判断中是否予以考虑

在不同的技术领域中，对此问题的回答可能存在差异，因而此问题不应被绝对化。在机械等技术领域中，有些专利说明书虽然没有详细地说明其技术方案所能取得的技术效果，但是特定部件、结构、步骤的技术效果一般是可预期的，它们之间的结合所取得的效果在本领域普通技术人员看来一般也是可以理解和预料的。此时，说明书只需公开技术问题、结构特征、步骤特征、有关领域、用途等内容，即可使所属领域普通技术人员理解发明创造所能取得的技术效果，并不必需要详细、完整地说明发明创造的技术效果。但是，在医药、化学、生物等特殊的技术领域中，化合物、组合物、微生物发明的技术效果却常常是难以预见的，在此情况下，法律强化了专利权人的信息披露义务。

《专利法》第26条第3款规定：“说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准。”在本专利申请日施行的《审查指南1993》第二部分第十章“关于化学领域发明专利申请审查的若干规定”的第3节中规定：“新的药物化合物或药物组合物，应当公开其具体医药用途、药理功效、有效量及使用方法；应当有实验室试验、动物试验、或者临床试验的定性或定量数据；有效量和使用方法或制剂方法等应当公开至该领域的技术人员能实施的程度。”上述规定是关于化学领域发明说明书“充分公开”的基本要求，其法理基础是实现“公开换保护”的《专利法》立法目的。但“公开换保护”的要求不仅限于此，在创造性审查中也有所体现，典型的即是化学领域发明。一般而言，在化学领域发明中，未在说明书中记载的技术效果在创造性判断中不应当予以考虑，其原理与“充分公开”的要求相一致，都是为了避免专利申请人在尚未完成发明创造，或者发明创造的技术方案尚不完善时，即抢先提出专利申请，以抢占较早的申请日，杜微科.药品专利创造性判断中的法律问题\[J\].人民司法，2012(20):8.而后又通过技术完善将申请日时未考虑到或者未作出的发明内容补充进专利权中从而维持专利权的有效性。因此，制度设计的方向是鼓励专利申请人尽可能地公开包括技术效果在内的完整的技术信息，以向社会公众全方位地揭示发明创造所能带来的优势，更加有效地实施有关技术而造福人类以及为开发后续技术提供更加详细的技术信息。从这个意义上说，专利申请人应当在专利说明书中充分公开化学发明的技术效果，以证明其发明创造的优越性，以及该优越性已经率先由申请人所发掘、定位和验证。

在本案中，威尔曼公司在诉讼中主张，其为了解决本专利的安全性、有效性、稳定性，还进行了长期毒性试验、急性毒性试验、一般药理研究试验等一系列试验和研究，但由于相关技术内容并未记载于本专利说明书中，不能体现出本专利在安全性、有效性、稳定性等方面对现有技术作出了创新性的改进与贡献。相反，专利说明书对技术效果的描述仅限于复方制剂在解决细菌耐药性、提高疗效方面的作用，而这一效果在对比文件联合给药的技术方案中已经通过大量的临床数据和实验数据得以证明，因而在专利说明书中所记载的技术效果可以被本领域技术人员所预期，而专利权人补充主张的技术效果在缺少相应记载的情况下，在创造性判断中不应予以考虑。

国知动态 guozhi patent news

连载：威尔曼未充分检索就开展药物专利研发而引发的纠纷(一)