连载：张喜田诉欧意公司等专利侵权案3

发布时间：2015-04-07来源：《从专利诉讼看专利预警》作者：打印字号：TT

【一审情况】
一审法院审理查明：2000年2月21日，张喜田申请涉案专利，2003年1月29日被授予专利权。涉案专利公开了制造左旋氨氯地平的方法，由左旋氨氯地平可进一步制得马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平等下游产品。2001年6月，案外人辉瑞公司被授予专利号为95192238.6、名称为“由阿罗地平的非对映体的酒石酸分离其对映体”的发明专利权，即238专利。上述两项专利均为制造左旋氨氯地平的方法专利，在此之前，我国国内没有制造左旋氨氯地平的工业技术。
马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药由中奇公司研发，马来酸左旋氨氯地平（原料药）由华盛公司生产，马来酸左旋氨氯地平片由欧意公司生产并销售，中奇公司、华盛公司、欧意公司同属石家庄制药集团，各自为独立法人。2004年，石家庄制药集团在其网站对“玄宁”进行了宣传。经查询国家食品药品监督管理局及其药品审评中心相关网页，国内生产的左旋氨氯地平产品为华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂，以及张喜田生产的苯磺酸左旋氨氯地平及其片剂。
中奇公司、华盛公司、欧意公司向一审法院提交了公开号为CN1609102A、名称为“一种光学活性氨氯地平的拆分方法”的发明专利申请公开说明书，用以证明其制造被诉侵权产品的方法与涉案专利方法不同。一审法院委托法源司法科学证据鉴定中心（以下简称法源中心）进行鉴定，法源中心出具检验报告称：“使用发明专利CN1609102A提供的化学方法，本试验不能达到拆分氨氯地平的目的。”
一审法院认为：一、2000年修正、2001年7月1日起施行的《专利法》第57条第2款规定：“专利侵权纠纷涉及新产品制造方法的发明专利的，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。”该规定中所称的“新产品”，是指在专利产品之前，国内市场上没有上市的产品。目前国内市场上只有原告生产的苯磺酸左旋氨氯地平及其片剂，以及欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂，而原告产品的上市时间早于欧意公司产品。虽然辉瑞公司已在中国被授予238专利，但其产品尚未在中国上市。另外，原告的左旋氨氯地平产品于2001年5月被原国家经济贸易委员会认定为2001年度国家重点新产品，2001年6月被原国家经济贸易委员会评为“九五”国家技术创新优秀项目奖，被告虽然认为原告的产品不是新产品，但是未提供充分的证据反驳。因此，涉案专利应为新产品的制造方法专利。二、左旋氨氯地平作为一种化合物，并不能直接供消费者消费，其必须与马来酸、苯磺酸等经成盐工艺成为马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成为产品，因此，涉案专利能够延及被告生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂。三、根据《专利法》第57条第2款的规定，中奇公司、华盛公司、欧意公司应当提供证据证明其制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂的方法不同于涉案专利方法。经法源中心鉴定，中奇公司、华盛公司、欧意公司提供的专利方法不能实现拆分氨氯地平的目的。中奇公司、华盛公司、欧意公司未能证明其产品制造方法不同于涉案专利方法，应依法承担相应的侵权责任。四、张喜田未能提供充分的证据证明玉顺堂公司的侵权事实存在。
据此，一审法院依照《专利法》第11条、第57条第2款、第60条之规定，判决：一、中奇公司、华盛公司、欧意公司停止对涉案专利权的侵害行为。二、对张喜田的其他诉讼请求不予支持。
【二审情况】
中奇公司、华盛公司、欧意公司不服该一审判决，向吉林省高级人民法院（以下简称二审法院）提起上诉。二审法院经过审理，判决驳回上诉，维持原判。
【再审情况】
欧意公司不服该二审判决，向最高人民法院申请再审。最高人民法院经过审查裁定提审了本案，并另查明：
涉案专利授权公告的权利要求1为：“1.一种从混合物中分离出氨氯地平的（R）-（+）-和（S）-（-）-异构体的方法。其特征在于：包含下述反应，即在手性助剂六氘代二甲基亚砜（DMSO-d6）或含DMSO-d6的有机溶剂中，异构体的混合物同拆分手性试剂D-或L-酒石酸反应，结合一个DMSO-d6的（S）-（-）-氨氯地平的D-酒石酸盐，或结合一个DMSO-d6的（R）-（+）-氨氯地平的L-酒石酸盐而分别沉淀，其中氨氯地平与酒石酸的摩尔比约等于0.25。”
辉瑞公司于1995年3月6日申请238专利，2001年6月13日被授予专利权，授权公告号为CN1067055C。其说明书记载：“本发明提供了由其混合物中分离阿罗地平的（R）-（+）-及（S）-（-）-异构体的方法，其中包括将混合物与L-或D-酒石酸在含有足够量二甲基亚砜的有机溶剂中反应，分别将（R）-（+）-阿罗地平的L-酒石酸盐的DMSO溶剂化物或（S）-（-）-阿罗地平的D-酒石酸盐的DMSO溶剂化物沉淀。”238专利中所称的阿罗地平即为氨氯地平。
2003年12月5日，欧意公司申请了专利号为200310119335.7、名称为“一种光学活性氨氯地平的拆分方法”发明专利（以下简称335专利），该专利申请于2005年4月27日公开，公开号为CN1069102A，2005年12月14日被授予专利权。为验证依照欧意公司的335专利能否制得左旋氨氯地平，最高人民法院根据各方当事人的请求，对欧意公司制造左旋氨氯地平的方法进行了现场勘验，由欧意公司依照335专利中记载的方法进行现场试验。试验结果表明，欧意公司依照335专利中记载的方法成功制得了左旋氨氯地平。
最高人民法院认为：
一、根据2001年《专利法》第57条第2款规定，在此类专利侵权纠纷案件中，由被诉侵权人承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任，需满足一定的前提条件，即权利人能够证明依照专利方法制造的产品属于新产品，并且被诉侵权人制造的产品与依照专利方法制造的产品属于同样的产品。
在认定一项方法专利是否属于新产品制造方法专利时，应当以依照该专利方法直接获得的产品为依据。所谓“依照专利方法直接获得的产品”，是指使用专利方法获得的原始产品，而不包括对该原始产品作进一步处理后获得的后续产品。从涉案专利权利要求1记载的内容看，依照涉案专利方法直接获得的产品是“结合一个DMSO-d6的（S）-（-）-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMSO-d6的（R）-（+）-氨氯地平的L-酒石酸盐”，其中前者即为制造左旋氨氯地平的中间产物，而非左旋氨氯地平本身；而后者即为制造右旋氨氯地平的中间产物，亦非右旋氨氯地平本身。由于在涉案专利的申请日之前，上述中间产物并未为国内外公众所知悉，可以认定依照涉案专利方法直接获得的产品是新产品，涉案专利属于新产品制造方法专利。欧意公司虽提交了辉瑞公司的238专利，用于证明涉案专利不属于新产品制造方法专利，但由于238专利和涉案专利系分别使用不同的手性助剂DMSO、DMSO-d6对氨氯地平进行拆分，在依照两项专利方法制造左旋氨氯地平或者右旋氨氯地平的过程中，形成的中间产物并不相同，因此，238专利并未公开依照涉案专利方法直接获得的产品，不足以证明涉案专利不属于新产品制造方法专利。
虽然涉案专利是一项新产品制造方法专利，但要由被诉侵权人中奇公司、华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任，还须由权利人张喜田证明被诉侵权人制造的产品与依照专利方法直接获得的产品属于同样的产品。张喜田提供的证据虽然能够证明华盛公司、欧意公司制造了马来酸左旋氨氯地平及其片剂，并且马来酸左旋氨氯地平的制造须以左旋氨氯地平为原料，但并没有提供证据证明华盛公司、欧意公司在制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂时，也制造了“结合一个DMSO-d6的（S）-（-）-氨氯地平的D-酒石酸盐”中间产物，因此，张喜田提供的证据并不足以证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品，本案不应由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。
二、欧意公司的现场试验结果与其他相关证据相互印证，可以证明欧意公司使用自有方法能够制得左旋氨氯地平，欧意公司关于依照自有方法制造左旋氨氯地平的抗辩理由成立。
三、根据2001年《专利法》第11条的规定，方法专利权的保护范围只能延及依照该专利方法直接获得的产品，即使用专利方法获得的原始产品，而不能延及对原始产品作进一步处理后获得的后续产品。如前所述，实施涉案专利权利要求1限定的方法后，直接获得的是“结合一个DMSO-d6的（S）-（-）-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMSO-d6的（R）-（+）-氨氯地平的L-酒石酸盐”，华盛公司、欧意公司生产的马来酸左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平片以及左旋氨氯地平，均属于对上述产品作进一步处理后获得的后续产品，不属于依照涉案专利方法直接获得的产品。因此，涉案专利权的保护范围不能延及左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平及其片剂。
综上，最高人民法院判决撤销一、二审判决，驳回张喜田的诉讼请求。

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