连载：朗科公司闪存核心专利无效诉讼案1

发布时间：2015-03-20来源：《从专利诉讼看专利预警》作者：张蔚打印字号：TT

专利号为99117225.6、名称为“用于数据处理系统的快闪电子式外存储方法及其装置”的发明专利（以下简称本专利）由邓国顺和成晓华于1999年11月14日提出申请、2002年7月24日授权公告。2008年6月27日专利权人变更为朗科公司。
针对本专利，艾蒙系统有限公司（下称请求人）于2003年6月6日向专利复审委员会提出无效宣告请求。请求宣告专利无效的理由之一是：本专利授权文本中的权利要求2和说明书中限定的“完全静止地执行所述外存储装置操作”的内容，权利要求3中关于用不同发光状态分别表示不同工作状态的特征，权利要求4、5、6以及说明书第5页第26行关于快闪电子式外存储方法的硬、软、软硬结合3种保护方式的内容，权利要求13的附加技术特征，以及授权文本对原始文本中关于USB1.1的内容的删除式修改，超出了原始说明书和权利要求书的范围，不符合《专利法》第33条的规定。
专利复审委员会认为：授权文本中的权利要求2、3、4、5、6、13的修改和说明书中限定的“完全静止地执行所述外存储装置操作”的内容，说明书第5页第26行关于快闪电子式外存储方法的硬、软、软硬结合3种保护方式的内容都能够从原始公开文本中直接地、毫无疑义地确定；删除原始申请文件中记载的有关对接口控制器22与当时USB标准兼容版本的描述并不会导致接口控制器结构的改变，不会使得本领域技术人员对授权文本中接口控制器22的理解不同于原始申请公开文本中记载的接口控制器，上述修改并不违反《专利法》第33条的规定。据此，专利复审委员会作出第10970号决定，维持该专利有效。

【法律点评】
本案的争议焦点涉及修改超范围的判定，具有典型意义，主要涉及修改超范围的立法目的、如何理解“原说明书和权利要求书记载的范围”以及超范围的判断主体等问题。
一、《专利法》第33条的立法目的
《专利法》第33条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。”该规定中的“申请人可以对其专利申请文件进行修改”表明“修改”是《专利法》赋予申请人的一项权利，规定中的“对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围”是从内容和范围上限制申请人对申请文件的修改。以下从允许修改和限制修改两个角度来分析修改的立法目的，从而更好地理解《专利法》第33条的含义。
从允许修改的角度看，申请人在撰写申请文件时，由于书面表达技术方案的局限性，难免存在措辞不严谨、表述不准确等撰写缺陷，如果不克服这些缺陷，就会导致申请人无法获得专利权，或者影响专利保护范围的确定性，同时也会影响公众对专利信息的文献利用，这有悖于《专利法》“公开换保护”的初衷。为了克服上述缺陷，应该允许申请人对申请文件进行适度的修改，从而提高专利申请文件的质量和专利权的稳定性。
从限制修改的角度看，如果允许申请人通过对申请文件的修改引入了新的内容，超出原始提交的说明书和权利要求书记载的范围，有可能造成先就该新的内容提出申请的申请人因为其申请日在被修改申请的申请日之后而得不到专利权，因此限制申请人不得在申请日后将原本不属于其在申请日前所完成和公开的发明内容纳入申请文件的范围并要求保护，从而保障《专利法》的先申请原则，并防止造成对信赖申请文件的公众或其他申请人不公平的后果。
虽然还有观点认为限制修改还有防止申请人不重视申请文件的撰写的目的，设立《专利法》第33条有两方面的目的：第一是防止申请人以未完成的发明创造申请专利，并在申请日以后通过修改专利申请文件来完成发明创造，从而获得不正当的利益；第二是防止申请人不重视申请文件的撰写，使得公众不能清楚准确地理解发明。众所周知，申请专利的发明创造应当为在申请日之前已经完成的发明创造，一项发明尚未完成就申请专利，要求较早的申请日来获得专利保护，是对公共利益的侵犯，不利于鼓励真正的发明创造。见：崔峥，张鹏.专利法第三十三条的立法本意与法律适用再探析\[J\].知识产权，2011(4).以及防止恶意申请人在公开文本中尽可能少地披露技术信息，以达到尽可能晚地公开其发明目的的作用，孙方涛，李燕.发明专利申请的修改与超范围\[J\].电子知识产权,N2011(6).但是，《专利法》第33条的立法本意还是在于保障先申请原则，在于实现专利申请人的利益和社会公众利益之间的平衡。鉴于以申请日区分现有技术的规定的存在，专利申请人不能在确定申请日之后再将申请文件所载明的技术方案内容作出变化。最高人民法院（2010）知行字第53号裁定书，关于“申请再审人郑亚俐与被申请人国家知识产权局专利复审委员会、精工爱普生株式会社专利无效行政诉讼案”案。
二、如何理解“原说明书和权利要求书记载的范围”
在实践中，《专利法》第33条适用的争议焦点主要集中于如何理解“原说明书和权利要求书记载的范围”。
自1984年中国《专利法》颁布实施以来，《专利法》经历了3次修改。1984年制定的《专利法》第33条规定：“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是不得超出原说明书记载的范围”；1992年第一次修改《专利法》时将《专利法》第33条修改为“申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围”，1992年的这次修改放宽了对发明和实用新型申请文件修改的限制，将修改不得超出原说明书记载的范围放宽为不得超出原说明书和权利要求书记载的范围；随后的2000年和2008年的《专利法》修改都没有修改该法条。
《专利法实施细则》对“原说明书和权利要求书记载的范围”没有做进一步的规定。
2001年出版的《新专利法详解》认为：“所谓原说明书和权利要求书记载的范围，是指在申请日所提交的说明书（包括附图）和权利要求书所表达的内容，以及本领域技术人员从说明书和权利要求书所表达的内容能够直接推导的内容。”国家知识产权局条法司.新专利法详解\[M\].北京：知识产权出版社，2001：228-229.
《审查指南2001》对此没有给出直接解释。
《审查指南2006》规定：“原说明书和权利要求书记载的范围包括原说明书和权利要求书文字记载的内容和根据原说明书和权利要求书文字记载的内容以及说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。”《审查指南2006》第二部分第八章第5.2.1节。
在《审查指南修订导读2006》中明确表述：此次修订明确了原说明书和权利要求书记载的范围包括两个层次的内容，第一个层次是原说明书和权利要求书的文字记载的内容，第二个层次是根据其文字记载的内容和说明书附图能直接地、毫无疑义地确定的内容。国家知识产权局专利局审查业务管理部.审查指南修订导读2006\[M\].2版.北京：知识产权出版社，2006：190.
《专利审查指南2010》对此采用了相同的表述。《专利审查指南2010》第二部分第八章第5.2.1节。
从《审查指南2001》没有对“原说明书和权利要求书记载的范围”进行直接解释，到《审查指南2006》给出一个明确、严格的定义，并使用了“文字记载”“直接地、毫无疑义地确定”这样的词语，可以看出审查指南强化了对修改的限制。
从《审查指南修订导读2006》中明确表述的两层含义可知，判断修改是否超范围的原则是，首先查找是否有客观的文字记载，如果没有相应的记载，需要判断能否从原说明书和权利要求书的文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定。判定是否有“文字记载”是显然的、无争议的，修改超范围判断的焦点又落在了如何理解“直接地、毫无疑义地确定的内容”。
有一种观点对“直接地、毫无疑义地确定的内容”给出的解释是：虽然在申请文件中没有明确的文字记载，但所属技术领域的技术人员根据原权利要求书和说明书文字记载的内容以及说明书附图，可以唯一确定的内容。上述解释包括两个方面，一是判断的主体是所属领域的技术人员，二是唯一确定。但是在实践过程中，对于唯一确定这种解释存在较大争议。有观点认为，“直接地、毫无疑义地确定”应当是本领域的技术人员根据原说明书以及权利要求书文字记载的内容可以明确确定的内容，但并不当然要求该文字记载的内容是该确定的内容的唯一解释。袁海宾，曲燕.修改是否超范围的判断原则初探\[J\].中国发明与专利，2011(9):77.
三、修改超范围的判断主体
《审查指南2006》规定：作为一个原则，凡是对说明书（及其附图）和权利要求书作出不符合《专利法》第33条规定的修改，均是不允许的。具体地说，如果申请的内容通过增加、改变和/或删除其中的一部分，致使所属技术领域的技术人员看到的信息与原申请记载的信息不同，而且又不能从原申请记载的信息中直接地、毫无疑义地确定，那么，这种修改就是不允许的。《审查指南2006》第二部分第八章第5.2.3节。从该指南的上述规定可见，判断修改是否超范围的一个基本原则在于修改后的技术方案是否实质上改变了原始申请文件所记载的技术方案。判断修改是否超范围的判断主体应当是所属领域的技术人员。他应该知晓申请日前本领域所有普通技术知识，能够获知本领域的所有现有技术和具备常规实验的能力，在判断修改是否超范围时，他应当充分考虑专利申请所属技术领域的特点，不能脱离本领域技术人员的知识水平。判断主体是所属领域的技术人员这一标准，可以使我们在判断修改内容是否可以从原始申请文件“直接地、毫无疑义地确定”时更加客观。在本案中，本领域技术人员应当是电子行业的普通技术人员。他在判断修改是否超范围时，所考虑的因素应当是：权利要求以及说明书做这样的修改使得本领域的技术人员看到的技术信息有何不同，这种不同是否给权利要求或者说明书的技术方案带来实质上的改变。
四、本案修改超范围与否的判断
《专利法》第33条的立法目的在于通过将修改限制在原说明书和权利要求书记载的范围之内，促使申请人在申请阶段充分公开其发明，保证授权审批程序顺利进行，并且防止申请人将申请日时未完成的发明内容补入专利申请文件中，从而就该部分发明内容不正当地取得先申请的利益，保证先申请原则的实现。
本案中关于增加方式的修改可以分为两种情形。
第一种情形是原始申请文件中没有直接的文字记载，如：授权文本中权利要求2及说明书中增加的技术特征“所述固化软件完全静止地执行所述外存储装置操作”以及权利要求3及说明书中增加的“以发光二极管为手段，用其不同发光状态分别表示不同的工作状态”。上面提到，判断修改是否超范围的原则是，首先查找是否有客观的文字记载，如果没有相应的记载，需要判断能否从原说明书和权利要求书的文字记载的内容以及说明书附图直接地、毫无疑义地确定。上述两处修改虽然没有直接的文字记载，但是作为电子行业的普通技术人员，从说明书中描述的数据处理系统主机与存储介质之间全部由电子元件组成、没有活动机械部分的语句能够完全且确定地理解“固化软件完全静止地执行所述外存储装置操作”的含义；同时利用发光二极管来指示相关电子装置的工作状态也是电子行业技术人员的公知常识，本领域技术人员可以确定本专利中的发光二极管具有通过发光或不发光的不同状态来指示外存储装置工作状态的作用。因此，上述增加的技术特征经过本领域技术人员判断是可以直接地、毫无疑义地确定，技术方案并无实质改变。该修改不会造成申请人将申请时未完成的发明内容补入专利申请文件中，从而就该部分发明内容不正当地取得先申请的利益的后果，未违反《专利法》第33条的立法本意。
第二种情形是从说明书中已有的相应的文字描述能够追寻到蛛丝马迹，如：授权文本中权利要求4～6及说明书第5页第26行关于快闪电子式外存储方法的硬、软、软硬结合3种保护方式以及权利要求13关于“固化软件还用于实现所述外存储装置的特定操作请求”，对于这两处修改，虽然原始记载层次不够清晰明了，本领域技术人员从原始公开文本的说明书中相应的记载能够直接地、毫无疑义地确定，只不过修改后的方案文字表述更加简洁精练，实质上并无差别。
本案授权文本说明书中删除了“该接口控制器22……符合USB1.0及1.1标准”。一般来说，删除在原始说明书中始终作为发明的必要技术特征加以描述的那些技术特征是不允许的，但是由于本案授权文本与公开文本中的接口控制器是相同的，所采用的芯片也没有变化，删除对接口控制器与当时USB标准兼容版本的文字描述并不会导致接口控制器结构的改变，也不会使得本领域技术人员对授权文本中接口控制器所适配的USB标准的理解不同于原始申请公开文本中记载的接口控制器所适配的USB标准，删除接口控制器22是否符合USB1.0及1.1标准的描述也不会影响权利要求的保护范围，因此本案说明书中对相应规范的删除修改并不违反《专利法》第33条的规定。
本案关于修改超范围的争议焦点在于权利要求和说明书的修改中是否出现了不允许的增加和删除。而无论是专利复审委员会还是一、二审法院在判断修改是否超范围时，都没有机械地运用《专利法》第33条，没有仅仅局限于判断修改的内容是否在专利申请文件的文字字面上有记载，而是从立法本意出发，以所属领域技术人员为判断主体，在本领域技术人员应当具有的知识水平下，对于增加和补入的特征，判断其是否属于不能从原始申请文件中明确认定的技术特征，是否属于不能从原始申请文件中直接地、毫无疑义地确定的信息；对于从说明书中删除的内容，判断所记载内容的删除是否会导致修改后的说明书超出了原说明书和权利要求书记载的范围。限制专利申请文件修改的基本出发点是为了平衡申请人与公众之间的利益，如果本领域技术人员能够确定修改后的内容相对于原始申请文件并没有引入新的技术内容，并没有导致专利技术内容实质不同，专利权人并未因修改而获得与其所作出的贡献不对等的额外利益，则应当认定修改是允许的。
从我国专利申请的实践情况来看，广大申请人、代理人的专利申请文件撰写水平在《专利法》颁布近30年来有了长足的进步，但是由于对发明构思精准概括的能力不足以及用文字表达技术方案本身的局限，期望申请人在申请日时就能够以恰如其分的方式撰写说明书和权利要求书，并且在后续的审查过程中能够以原始说明书的记载为源泉来游刃有余地调整权利要求的保护范围是不现实的。在申请文件中仍会存在表述不准确、所要求的保护范围与发明贡献不匹配的情形。本案中，经过专利权人在实质审查过程中对专利文件的修改之后，权利要求的保护范围更为清楚，专利权人实际要表达的意图更加清晰。

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