连载：张喜田诉欧意公司等专利侵权案1

发布时间：2015-04-07来源：《从专利诉讼看专利预警》作者：周云川、于立彪打印字号：TT

2005年2月，张喜田起诉至吉林省长春市中级人民法院（以下简称一审法院）称，其是专利号为00102701.8、名称为“氨氯地平对映体的拆分”发明专利（以下简称涉案专利）的专利权人，该专利是制造左旋氨氯地平新产品的方法专利。马来酸左旋氨氯地平和马来酸左旋氨氯地平片新药由中奇公司研发，华盛公司生产了马来酸左旋氨氯地平（原料药），欧意公司生产了马来酸左旋氨氯地平片（终端产品，商品名“玄宁”），玉顺堂公司销售了侵权产品。请求判令：1.中奇公司、华盛公司、欧意公司停止侵权行为并在全国性医药媒体上刊载马来酸左旋氨氯地平、马来酸左旋氨氯地平片侵权的声明；2.玉顺堂公司停止销售侵权产品；3.中奇公司、华盛公司、欧意公司和玉顺堂公司承担本案全部诉讼费用以及因本案发生的鉴定费、律师费和其他费用。
中奇公司辩称：一、涉案专利不是制造新产品的方法，张喜田应承担证明中奇公司侵权的举证责任；二、中奇公司研究得出的制备左旋氨氯地平的方法具备自主知识产权，与涉案专利既不相同也不等同；三、中奇公司只是一家新药研究机构，其行为仅是为了研究和实验的目的，不存在专利侵权行为。请求驳回张喜田的诉讼请求。
华盛公司辩称：一、同意中奇公司意见一；二、华盛公司生产销售的原料药马来酸左旋氨氯地平不能由涉案专利方法直接获得，因而不受该方法专利的保护，不构成对涉案专利的侵犯；三、华盛公司也没有使用涉案专利制备左旋氨氯地平；四、原料药的提供者也没有使用涉案专利，不存在侵权行为。
欧意公司辩称：一、同意中奇公司意见一、二；二、欧意公司生产销售的“玄宁”不能由涉案专利直接获得，因而不受该专利方法的保护，不构成对涉案专利的侵犯；三、欧意公司所采用的原料药同样不能由涉案专利直接获得，也不受该专利方法的保护，不构成侵权。

【法律点评】
本案是最高人民法院（以下简称最高法院）就方法专利侵权判定作出判决的重要案件，明确了方法专利的延伸保护范围及举证责任倒置规则适用的标准。
按照性质划分，专利的权利要求有两种基本类型，即物的权利要求和活动的权利要求，或者简单地称为产品权利要求和方法权利要求。其中活动的权利要求包括有时间过程要素的活动（方法、用途）。属于活动的权利要求有制造方法、使用方法、通讯方法、处理方法以及将产品用于特定用途的方法等权利要求。《专利审查指南2010》第二部分第二章第3.1.1节。由于活动的权利要求（以下简称方法专利）保护的不是具体物品而是一项由过程、步骤等构成的活动，这一性质使得方法专利与产品专利相比，存在天然的保护难题：（1）活动的过程本身随着动作的完成而消失，如果他人未经许可使用专利方法，由于这些行为通常在被控侵权人的生产、经营场所发生，权利人很难进入并固定被控侵权人所使用的方法，要证明被告使用了专利方法难度很大；（2）方法专利的经济价值很大程度是通过依照该方法所获得的产品而实现，如果仅保护方法本身，他人容易绕开专利方法而获得专利产品（比如在国外生产，然后进口到我国），进而与权利人产品进行竞争。为了解决方法专利的保护难题，专利制度专门设置了方法专利产品延伸保护制度和举证责任倒置规则，以有效地保护方法专利，促进方法发明的创新。事实上，不管是延伸保护，还是举证责任倒置，都只是针对部分方法专利，并非所有的方法专利都适用。本案所涉及的两个主要问题——方法专利延伸保护的产品范围及其认定，以及方法专利侵权判定举证责任倒置规则的适用，恰好是这两项制度的核心，也是此类案件常见的争议焦点和审理关键所在。
一、方法专利延伸保护的产品范围
通常，专利的保护范围以其权利要求的内容为准。方法专利的权利要求限定的是方法，而非产品，按照一般的规则，只能保护方法，无法保护产品。但如前所述，对于方法专利，仅保护其方法是不够的。TRIPs协议第28条第1款（b）项规定：“如果专利的客体是方法，授予专利权人的权利为制止第三方未得所有人的同意而使用该方法的行为，和使用、许诺销售、销售或为这些目的而进口至少是依照该方法直接获得的产品的行为。”其中，方法专利权人有权制止使用、许诺销售、销售或为这些目的而进口至少是依照该方法直接获得的产品的行为，即除了方法本身以外，还保护依照该方法获得的产品，就是所谓的延伸保护。方法专利延伸保护是“专利的保护范围以其权利要求的内容为准”原则的例外。
我国在1992年《专利法》修改之前，没有方法专利的延伸保护制度，方法专利权人只能禁止他人未经许可使用其专利方法。1992年《专利法》修改时增加了方法专利的延伸保护制度，方法专利权人可以禁止他人使用、销售依照该专利方法直接获得的产品。应当注意的是，并非所有的方法专利都有延伸保护，通常只有产品制造方法有直接获得的产品，延伸保护通常也只适用于产品制造方法专利。2000年《专利法》修改时，把延伸保护的行为类型扩大到使用、许诺销售、销售、进口4种。2008年《专利法》保留了该规定。
对于方法专利延伸保护的对象，或者说产品范围，TRIPs协议只提出了最低标准，即至少是依照该方法直接获得的产品，但没有对何为直接获得的产品进一步作出规定。我国《专利法》采用的是其中的最低标准，即延伸保护的产品范围为“依照该专利方法直接获得的产品”，但对于何为“依照该专利方法直接获得的产品”，是指原始产品还是包括中间产品或者最终产品，也没有进一步的定义。事实上，这在国际上也是存有争议的问题。
在欧洲，对于“直接获得”有狭义和广义两种观点。狭义观点认为，所谓直接获得的产品，是指实施授予专利的制造方法最初获得的原始产品，也就是完成方法专利权利要求记载的最后一个步骤特征之后获得的那个产品，其后再进一步施加任何除专利方法之外的能使原始产品产生变化的加工、处理、操作步骤，都将使得其所获产品变成一个“非直接”的产品。广义观点认为“直接获得的产品”不仅包括使用方法获得的最初产品，而且还包括在一定条件下对最初产品作进一步加工、处理后所获得的产品。所谓的“一定条件”，在德国，要求最终产品的价值或者主要特点由实施该制造方法获得的最初产品决定；在法国，所采用的标准是最终产品应当直接取决于专利方法的使用。尹新天.中国专利法详解\[M\]：北京：知识产权出版社，2011：161-162.
在美国，对于方法专利延伸保护的产品的范围，美国专利法第271条第（g）款规定：在一项方法专利权的有效期内，任何人未经专利权人同意而向美国进口或者在美国许诺销售、销售、使用由该方法所制造的产品，应当承担侵犯专利权的责任。但是，在专利法的意义上，采用获得专利权的方法制造的产品随后有下述两种情形之一的，不视为用该方法所制造：（1）通过随后的加工处理使该产品有了实质性的变化；或者（2）成为另一种产品的细小和不重要的组成部分。可见，美国采取的也是有条件的广义解释。但由于这两个例外条件之间存在矛盾的交叉，如何协调，又成问题。尹新天.中国专利法详解\[M\]：北京：知识产权出版社，2011：163.
本案就是典型的存在原始产品、中间产品和最终产品的例子，不同审级法院对于何为“依照专利方法直接获得的产品”采用不同的判断标准。一审法院采用消费者消费为标准，对产品范围进行了广义的解释，认为左旋氨氯地平作为一种化合物，并不能直接供消费者消费，其必须与马来酸、苯磺酸等经成盐工艺成为马来酸左旋氨氯地平、苯磺酸左旋氨氯地平后，才真正成为产品，因此，涉案专利能够延及被告生产的马来酸左旋氨氯地平及其片剂。二审法院坚持了这种观点。最高法院纠正了一、二审法院的观点，明确指出“依照该专利方法直接获得的产品”的认定与该产品能否直接供消费者使用无关，方法专利权的保护范围只能延及使用专利方法获得的原始产品，即实施方法专利权利要求记载的最后一个步骤特征之后获得的那个产品，而不能延及对原始产品作进一步处理后获得的后续产品。可见，最高法院采用的是类似于欧洲的狭义观点，不考虑任何的例外。
其实，在本案最高法院提审判决之前，《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号，以下简称2009年司法解释）已经对此给出了适用标准。2009年司法解释第13条规定：“对于使用专利方法获得的原始产品，人民法院应当认定为专利法第十一条规定的依照专利方法直接获得的产品。对于将上述原始产品进一步加工、处理而获得后续产品的行为，人民法院应当认定属于专利法第十一条规定的使用依照该专利方法直接获得的产品。”司法解释采用的正是与本案一致的狭义观点标准。该标准范围明确，易于判断，虽然对于专利权人的保护范围相对较窄，但考虑到延伸保护本身就是一种例外保护，采用狭义标准也符合“严格例外”的一般法律适用规则。由于本案侵权行为发生时司法解释尚未制定，最高法院的提审判决虽没有明确适用司法解释的规定，但显然是参照了司法解释的规定，并通过本案给出了对司法解释的鲜活适用范例。有观点认为，司法解释只是规定“对于使用专利方法获得的原始产品，人民法院应当认定为专利法第十一条规定的依照专利方法直接获得的产品”，并没有反过来说“《专利法》第11条规定的依照专利方法直接获得的产品等同于使用专利方法获得的原始产品”，因此张喜田案最高法院确定的延伸保护的范围比司法解释狭窄。(参见：何怀文.方法专利的“延伸保护”和新产品制造方法专利侵权诉讼中的举证责任倒置——评最高人民法院张喜田提审案\[J\].中国专利与商标，2011(2).)
当然，根据上述司法解释的规定，对于原始产品的进一步加工、处理而获得后续产品的行为本身属于使用原始产品的行为，也属于《专利法》第11条禁止的范围，但他人使用、销售或者进口对原始产品进一步加工、处理而获得的后续产品的行为则不再属于专利权人的禁止权范围。具体到本案，如果他人对涉案专利直接获得的“结合一个DMSO-d6的（S）-（-）-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMSO-d6的（R）-（+）-氨氯地平的L-酒石酸盐”进一步加工、处理，也属于专利权人的禁止权范围，但专利权人无权禁止他人对加工、处理后获得的左旋氨氯地平或者右旋氨氯地平的使用、许诺销售、销售和进口行为。
从本案也可以看出，虽然方法专利的主题常常指出了该方法所欲获得的产品，但判断依专利方法直接获得的产品不能仅仅看权利要求限定的主题，而应当以权利要求限定的最终步骤实施完成的产品为准。比如本案权利要求限定的主题为“一种从混合物中分离出氨氯地平的（R）-（+）-和（S）-（-）-异构体的方法”，如果单从主题看，容易得出方法专利获得的产品是左旋氨氯地平和右旋氨氯地平，但如果按照权利要求限定的步骤，实施后获得的原始产品则是“结合一个DMSO-d6的（S）-（-）-氨氯地平的D-酒石酸盐”，或“结合一个DMSO-d6的（R）-（+）-氨氯地平的L-酒石酸盐”。其中前者即为制造左旋氨氯地平的中间产物，而非左旋氨氯地平本身；而后者即为制造右旋氨氯地平的中间产物，亦非右旋氨氯地平本身。这是审理此类案件应当注意的。
二、方法专利举证责任倒置规则的适用
“谁主张，谁举证”是民事诉讼的基本原则。然而，如前所述，方法专利侵权取证难，为了加大对方法专利的保护，除了设置延伸保护制度之外，在侵权举证责任方面也作了有利于专利权人的制度设置，即所谓的举证责任倒置规则。举证责任倒置规则实质上是一种可被推翻的事实推定，因此在制度设置和适用上必须考虑满足事实推定的前提基础，即在特定条件下，被告使用专利方法的可能性较高，高到足以改变基本的“谁主张，谁举证”的原则，直接推定被告使用了专利方法，除非被告能自证“清白”，举证推翻相应的事实推定。TRIPs协议第34条明确：“就侵犯第28条第1款（b）项所述的所有人权利的民事诉讼而言，如果一项专利的客体是获得一种产品的方法，司法当局应有权责令被告证明其获得相同产品的方法与专利方法不同。因此，各成员应规定，至少在遇有下列情况之一时，任何未经专利所有人同意而生产的同样产品，如无相反证明，应视为是依专利方法所获得：（a）如果依专利方法所获得的产品是新产品；（b）如果相同产品有相当大的可能性是依该方法所制造，而专利所有人经过适当的努力仍未能确定其实际使用的方法。”这两种情形正是符合事实推定的前提基础，即被告使用专利方法的可能性很大。
我国1984年《专利法》规定：在发生侵权纠纷的时候，如果发明专利是一项产品的制造方法，制造同样产品的单位或者个人应当提供其产品制造方法的证明。1992年《专利法》修改时，缩小了产品制造方法专利举证责任倒置规则的适用范围：仅限于新产品。这一方面是考虑新增设了方法专利的延伸保护制度，从实体上增加了对方法专利的保护，另一方面也是意识到凡是方法专利皆适用举证责任倒置规则不妥，仅方法专利本身并不能满足推定的必要基础。如果是一种未知的新产品，因为之前并未出现该产品，通常也就没有相应的制造方法，制造同样产品的他人使用专利方法的概率较高；但对于已知或已有产品，事实上可能存在多种制造方法，有多种路径可以得到同样的专利产品，制造同样产品的他人使用专利方法的较高概率的推定基础并不满足，在专利权人只对其中一种方法拥有垄断权的情况下，就绝对要求被告举证证明其制造方法，并承担举证不能的不利后果，显然是不公平的。这种修改恰好与之后生效的TRIPs协议第34条中的情形（a）相一致，也更加符合事实推定的前提基础。2000年修改《专利法》时，保留了新产品的要件，同时把被告的举证责任界定为“提供其产品制造方法不同于专利方法的证明”。2008年《专利法》修改保留了相应内容。
实践中，适用该规则应当满足哪些要件，存在一些模糊之处。本案中，最高法院明确了适用该规则必须具备的两个前提条件：（1）权利人能够证明依照专利方法制造的产品属于新产品；（2）被诉侵权人制造的产品与依照专利方法制造的产品属于同样的产品。
（一）权利人能够证明依照专利方法制造的产品属于新产品
判断是否为新产品，首先要准确界定判断的对象。对象不同，结论可能存在差异。本案中，最高法院明确“在认定一项方法专利是否属于新产品制造方法专利时，应当以依照该专利方法直接获得的产品为依据”，即判断是否属于新产品的“产品”与延伸保护的产品对象同一，均为使用专利方法获得的原始产品。
其次，应明确判断“新”的标准。标准不同，结论同样可能存在差异。对于“新”的标准，之前曾有不同观点，但在地域上限定为我国、时间上限定为专利申请日、方式上限定为产品本身这几点上基本一致。比如《北京市高级人民法院关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（2001年9月29日京高发〔2001〕229号）规定，“新产品”是指在国内第一次销售的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组分、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别。《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（2003年10月27～29日会议讨论稿）也基本持这种观点，强调新产品“是指在专利申请日之前未曾在国内市场上出现过的产品，该产品与专利申请日之前已有的同类产品相比，在产品的组分、结构或者其质量、性能、功能方面有明显区别”。2009年司法解释采用了与之前有关观点有所不同的标准，明确“产品或者制造产品的技术方案在专利申请日以前为国内外公众所知的，人民法院应当认定该产品不属于《专利法》第61条第1款规定的新产品”。相较于之前的观点，2009年司法解释对“新”标准更为严格，在地域上包括国内外，方式上包括产品本身和制造产品的技术方案为公众所知。这种严格标准是进一步提高事实推定前提——使用方法专利可能性的结果。随着新产品标准的严格，适用举证责任倒置规则的门槛更高了。应当注意的是，与新产品制造方法专利举证责任倒置规则不同，方法专利延伸保护不限于新产品，只要是依照该专利方法直接获得的产品即可。
最后，应确定新产品举证责任承担主体。由谁举证证明方法专利获得的产品是否是新产品，并承担事实不清时不利的法律后果，实践中一直有争议。一种观点认为，既然原告主张是新产品，就应当由其承担举证责任，在不能证明是新产品的情况下，就推定为非新产品；如（2002）一中民初字第8513号民事判决；《北京市高级人民法院关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（2001年9月29日京高发〔2001〕229号）也明确规定“是否属于新产品，应由原告举证证明”。另一种观点认为，对于一种产品是新产品，原告很难举证证明，相反被告从否定的角度容易举证，因此在原告主张是新产品的情况下，应当由被告举证反驳，如被告未能推翻原告的主张，则认定为新产品。如(2005)一中民初字第567号民事判决；《最高人民法院关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定》（2003年10月27～29日会议讨论稿）就提出：在新产品制造方法发明专利侵权诉讼中，原告应当对依照其专利方法直接获得的产品是否为新产品作出充分说明。被告能够证明原告产品并非新产品或者与其产品不相同的，原告仍应当对被告产品的制造方法承担举证责任。本案中由于一、二审法院对于判断的对象，即涉案专利直接获得的产品的界定错误，因此最高法院首先澄清了判断的对象。在此基础上，最高法院认为虽然被告提交了辉瑞公司的238专利，但由于238专利和涉案专利系分别使用不同的手性助剂DMSO、DMSO-d6对氨氯地平进行拆分，在依照两项专利方法制造左旋氨氯地平或者右旋氨氯地平的过程中，形成的中间产物并不相同，因此，238专利并未公开依照涉案专利方法直接获得的产品，不足以证明涉案专利不属于新产品制造方法专利。可见，最高法院在新产品的举证责任上，更倾向于后一种观点，即在原告主张并举出初步证据的情况下，采用可推翻推定的规则，由被告进行反证反驳。
（二）被诉侵权人制造的产品与依照专利方法获得的产品属于同样的产品
由专利权人举证证明被控侵权人制造了与方法专利直接获得的产品属于同样的产品是推定方法相同、进而适用举证责任倒置规则的前提要件之一，也是实践中容易忽略的一点。证明这一要件同样需要准确界定产品——依照专利方法直接获得的原始产品。本案中，由于一、二审对依照涉案专利方法直接获得的产品认定错误，导致在张喜田没有提供充分的证据证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品的情况下，错误认定由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。同时，由于张喜田没有提供证据证明华盛公司、欧意公司在制造马来酸左旋氨氯地平及其片剂时，也制造了“结合一个DMSO-d6的（S）-（-）-氨氯地平的D-酒石酸盐”中间产物，因此，最高法院认为张喜田提供的证据并不足以证明华盛公司、欧意公司制造的产品与依照涉案专利方法直接获得的产品属于同样的产品，没有满足倒置规则适用的条件之二，故本案不应由华盛公司、欧意公司承担证明其产品制造方法不同于专利方法的举证责任。逻辑上，由于本案原告没有尽到应有的前提要件的证明责任，故不适用举证责任倒置规则，仍需由原告证明被告使用了其专利方法。但考虑到双方的争议，最高法院在本案中还对被告使用自有方法抗辩进行了实质审查。
（三）举证责任倒置下被告的自证“清白”
按照法律的规定，在满足前述两个要件的情况下，被告应当提供其产品制造方法不同于专利方法的证明。对此，应当做如下理解：（1）被告提供了其制造方法；（2）被告证明其制造方法能够制得与方法专利直接获得的产品同样的产品。这两方面的事实都必须证明方能判定被告不侵权。比如本案中，被告提出使用了自有专利技术，并经过现场实验证明其方法确能取得原告专利直接获得的产品，法院才判定被告使用自有专利抗辩成立。
（四）特定情形下非新产品也适用可推翻的事实推定规则
我国《专利法》只规定了TRIPs协议列出的可适用举证责任倒置规则的情形之一。对于非新产品的方法专利，虽然如前分析，一般情况下难以确认被告使用专利方法的高度概率，通常不宜适用举证责任倒置规则。但是，正如TRIPs协议第34条中列出的情形（b），如果有其他的证据证明制造了相同产品的被告使用专利方法的可能性很大，而专利所有人经过适当的努力仍未能确定其实际使用的方法，事实上也满足了推定的基础。对此，考虑到实践中方法专利保护的难度，《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发〔2011〕18号）提出：使用专利方法获得的产品不属于新产品，专利权人能够证明被诉侵权人制造了同样产品，经合理努力仍无法证明被诉侵权人确实使用了该专利方法，但根据案件具体情况，结合已知事实以及日常生活经验，能够认定该同样产品经由专利方法制造的可能性很大的，可以根据民事诉讼证据司法解释有关规定，不再要求专利权人提供进一步的证据，而由被诉侵权人提供其制造方法不同于专利方法的证据。比如在侵犯“一种脱钙人牙基质及其制造方法”发明专利纠纷案中，原、被告之间曾签订专利实施许可合同，合作期间，被告利用原告的专利方法生产产品，后因纠纷产生，合作终止。诉讼中，被告对于其生产和销售的产品与依专利方法生产的产品是相同产品没有异议。武汉市中级人民法院认为：原告经合理努力仍无力证明被告在合同终止后，继续使用其专利方法。方法专利侵权纠纷中，原告获取被告生产车间内仍然使用其专利方法生产产品的证据十分困难。本案中，根据上述具体案情和已知事实，并结合日常生活经验，被告仍然使用原告专利方法生产产品的可能性很大，因此应由被告承担其制造方法不同于专利方法的证明责任。被告仅抗辩称其产品制造方法从美国引进，但无法向法院阐明具体的生产方法，且无正当理由拒绝向法院提交其原始的生产操作记录，亦未能提供其他证据佐证其抗辩主张，属举证不能，应该承担不利的法律后果，应认定构成侵权。见（2010）武知重字第3号民事判决。

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