连载：弓箭国际诉兰之韵玻璃厂等外观设计专利侵权案1

发布时间：2015-04-07来源：《从专利诉讼看专利预警》作者：赵明打印字号：TT

【诉辩主张】
名称为“染色机（J）”“染色机（K）”“染色机（L）”“染色机（M）”“染色机（N）”外观设计专利由科万公司于2002年8月6日向国家知识产权局提出申请，专利号分别为ZL02333397.9、ZL02333398.7、ZL02333399.5、ZL02333400.2、ZL02333501.7。其中，“染色机（M）”于2003年2月5日被授权公告，“染色机（J）”“染色机（K）”“染色机（L）”“染色机（N）”于2003年3月26日被授权公告。本案涉及名称为“染色机（L）”外观设计（即本专利）的专利公报包括7幅视图，即主视图、仰视图、俯视图、后视图、立体图、左视图、右视图。
此前，科万公司曾于2002年7月19日申请了名称为“染色机（A）”的外观设计专利，并被授予专利权。该专利与科万公司上述2002年8月6日申请的“染色机（J）”“染色机（K）”“染色机（L）”“染色机（M）”“染色机（N）”等5项外观设计专利相比，整体区别仅在于染色机前表面由方窗和圆窗组成的单元数量不同，其余外观基本相同。
2005年2月18日，信达公司以上述6项外观设计专利不符合2001年《专利法》第23条和2003年《专利法实施细则》第13条第1款的规定为由，向专利复审委员会提出无效宣告请求，并逐案提交了另5份外观设计专利作为对比文件，用以证明各专利的授权均不符合2003年《专利法实施细则》第13条第1款的规定。其中，第02333398.7号“染色机（K）”（即本案附件3）专利公报包括7幅视图，即主视图、仰视图、俯视图、后视图、立体图、左视图、右视图。
专利复审委员会针对上述6件无效宣告请求进行了合案审理。2005年11月16日，专利复审委员会在口头审理过程中，询问科万公司称：鉴于涉案6项专利均处于无效程序，在本专利与其他5项外观设计专利被认定为相同或相近似导致重复授权有可能被宣告无效的情况下，是否选择放弃其中一项或多项专利权。科万公司声明不放弃任何一项专利权。同年11月23日，科万公司向专利复审委员会提交书面声明，表示对于上述6项专利均不放弃。
专利复审委员会经审查认定：信达公司在无效程序中提出2003年《专利法实施细则》第13条第1款的无效理由所依据的证据均为科万公司拥有的中国外观设计专利，专利复审委员会询问科万公司，在本专利的外观设计与对比文件之一的外观设计被认定为相同或相近似而导致本专利因重复授权将被宣告无效的情况下，科万公司是否选择放弃本专利或对比文件中的一项或多项专利权，科万公司声明不放弃。其中信达公司提供的附件3是与本专利相同专利权人于同日申请的中国外观设计专利，而且该附件与本专利属于同样的外观设计，则本专利的授权不符合2003年《专利法实施细则》第13条第1款的规定，在此情况下，科万公司可以选择放弃其中的一项专利权，在其不选择放弃的情况下，应宣告本专利权无效。
2005年12月12日，专利复审委员会作出第7860号无效宣告请求审查决定（简称第7860号决定）：宣告本专利权无效。
同日，专利复审委还分别作出第7858、7859、7861、7862号无效宣告请求审查决定（以下分别简称第7858、7859、7861、7862号决定），分别宣告专利权人同为科万公司的第02333397.9号“染色机（J）、第02333398.7号“染色机（K）、第02333400.2号“染色机（M）”、第02333501.7号“染色机（N）”外观设计专利无效。用以宣告上述外观设计专利权无效的对比文件依次为科万公司的第02333398.7号“染色机（K）”、第02333397.9号“染色机（J）”、第02333501.7号“染色机（N）”、第02333400.2号“染色机（M）”。上述决定宣告涉案外观设计专利无效的理由均为授权不符合2003年《专利法实施细则》第13条第1款的规定。
同日，专利复审委员会作出第7857号无效宣告请求审查决定（简称第7857号决定）：维持“染色机（A）”外观设计专利有效。
科万公司不服第7858、7859、7860、7861、7862号决定，向北京市第一中级人民法院提起行政诉讼。

【法律点评】
本案及另5件系列案件是涉及同一专利权人外观设计专利禁止重复授权的典型案例，历经一审、二审、再审多重审理环节，且结论几经变化，充分体现了各级法院对重复授权问题的思考、论辩过程。究其实质，还是由于在当时的法律框架下对于外观设计专利没有关联设计制度，因此无法与重复授权制度进行衔接的结果。下文针对相关问题逐一进行分析。
一、同一专利权人外观设计重复授权的审查
2001年《专利法》第9条规定：“两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。”本条规定了先申请原则，即不同主体先后申请同样的发明创造只能授予在先申请的人，并通过先申请原则的适用避免重复授权。2003年《专利法实施细则》第13条第1款规定：“同样的发明创造只能被授予一项专利。”该条款规定了禁止重复授权的原则。上述两条款成为无效程序中撤销重复授权专利的法律依据。虽然上述两款均是禁止重复授权的法律规范，但2001年《专利法》第9条解决的是不同的申请人先后申请时不重复授权的情形，而如果申请人相同，无论申请日是否相同，只能适用2003年《专利法实施细则》第13条第1款的规定，本案即属于后一种情况。
（一）“同样的发明创造”对于外观设计而言，是否包括相近似的外观设计。
《审查指南2001》和《审查指南2006》都规定：在判断两项外观设计专利权是否构成2001年《专利法》第9条和2003年《专利法实施细则》第13条第1款所述的“同样的发明创造”时，应当以表示在两份外观设计专利申请或专利的图片或照片中的外观设计产品为准。同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似。《审查指南2006》第四部分第七章第1节。
对于上述规定，在司法实践中不断有当事人提出异议，认为同样的外观设计从字面上理解应当仅包括相同的外观设计，《专利法》及其实施细则均未对“同样的外观设计”作出明确的规定，《审查指南》的上述规定是对法律的扩大解释，本案中科万公司即持这一观点。
对此，可以借助《专利法》第23条的规定进行界定。在《专利法》第23条中，出现了“不相同和不相近似”的概念，2001年《专利法》第23条规定：授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。这对于理解什么是“同样的外观设计”有着十分重要的意义。
在《新专利法详解》一书中，对外观设计的“不相同和不相近似”有如下解释：(国家知识产权局条法司.新专利法详解\[M\]：北京：知识产权出版社，2001：154-155.)
TRIPs协议第25条规定：“对于独立创作的，具有新颖性或者原创性的工业品外观设计，全体成员均应提供保护。成员可以规定：非新颖或者非原创，是指某外观设计与已知设计或者已知设计特征之组合相比，无明显区别。”从上述规定可以得出两点结论：
第一,TRIPs协议给出了两个可供选择的外观设计不具备新颖性或者原创性的标准：一个是“与已知设计相比无明显区别”；另一个是“与已知设计特征组合相比无明显区别”。两个标准中，后一标准当然更为严格。由于两者都采用了无明显区别就不能授予外观设计的表述方式，因此都包含了“不相近似”的含义。由此可见，《专利法》第二次修改对本条作出的上述修改与TRIPs协议的规定是一致的。
第二，……但是，由于过去人们已经习惯将本条规定的授予外观设计专利权的条件也称为“新颖性”，所以不妨仍将它称为“新颖性”。但是应当注意的是，本条所说的“新颖性”包含了“不相同”和“不相近似”两方面的要求，因而与发明、实用新型的“新颖性”标准在含义上有所不同。
既然外观设计的授权条款包含了“不相同”和“不相近似”两方面的要求，那么禁止重复授权的“同样的外观设计”，也应该包含“相同”和“相近似”两个方面，故《审查指南》关于“同样的外观设计是指两项外观设计相同或者相近似”的观点是有法理依据的。
事实上，截至本案作出二审判决以前，专利复审委员会以及一、二审法院均一直遵照《审查指南》的规定进行审理，将“同样的发明创造”理解为相同和相近似的外观设计，因此无论不同主体还是同一主体，先后或同一日就相同产品申请两件以上相同或者相近似的外观设计均属于重复授权。
然而，本案中二审法院却作出了突破性的认定，认为：同一申请人在同一日就相同产品申请两个或两个以上相近似的外观设计，这种做法不为法律所禁止，也未侵犯国家利益、社会公共利益及他人的合法权益，应当予以认可。并针对不同情况进行了区分，认为：当不同主体就同一产品申请两项以上相近似的外观设计，以及同一主体先后就同一产品申请两项以上相近似的外观设计时，《审查指南》的上述规定并无不妥；但是同一主体就相同产品同日申请了两项以上相近似的外观设计时，则《审查指南》的上述规定明显与《专利法》及其实施细则的立法本意不符，此时“同样的外观设计”仅应解释为外观设计相同，而不应包括相近似的情况。二审法院的上述观点影响了此后一批这类案件的判断。
正如专利复审委员会向最高人民法院申请再审时所述的那样，二审判决实际上通过判决引入了关联外观设计制度，是对当时法律的突破。虽然从立法趋势来看，二审法院的上述观点是值得肯定的，2008年修订的现行《专利法》在第31条第2款中确实引入了关联申请（即关联设计）的理论，但在当时的法律框架下，确如终审判决认定的那样，二审法院的观点是缺乏法律依据的。
（二）同一申请人于同一日申请的两项以上相近似的外观设计均被授予专利权时的处理。
1.禁止重复授权的立法本意。2003年《专利法实施细则》第13第1款规定：“同样的发明创造只能被授予一项专利。”根据《审查指南》的相关规定，任何人认为属于同一专利权人的具有相同申请日的两项专利权不符合《专利法实施细则》第13条第1款规定的，可以请求专利复审委员会宣告其中一项专利权无效。《审查指南2006》第四部分第七章第2节。可见，上述规定在内容上是一致的，即对于重复授权的情况应该为专利权人保留一项专利权。就本案而言，若本专利与科万公司同日申请的其他4项外观设计专利均为相近似的外观设计，则应当至少维持一项外观设计专利有效，而非将该5项外观设计专利全部宣告无效。从这一层面上讲，终审判决“应当至少维持一项外观设计专利有效”更加接近于立法本意，一审判决宣告全部5项专利权无效似乎不妥。然而，考虑到无效程序中如何为专利权人保留一项专利权的具体程序及做法，一审判决实为无奈之举。
2.无效程序中的选择。《审查指南》规定，无效程序中，在就同一专利权人的具有相同申请日属于重复授权的两项专利权提出无效宣告请求时，专利权人可以通过选择放弃另一项专利权来维持被请求宣告无效的专利权有效，也可以放弃被请求宣告无效的专利以保存另一项专利权，但均应提交自申请日起放弃相关专利权的书面声明，并由专利局予以登记和公告。本案中，专利复审委员会在口头审理时明确询问科万公司，鉴于涉案5项专利均处于无效程序，在本专利与其他4项外观设计专利被认定为相同或相近似导致重复授权有可能被宣告无效的情况下，是否选择放弃其中一项或多项专利权。科万公司在当庭声明及随后提交书面声明中，均明确表示不放弃任何一项专利权。在这种情况下，专利复审委员会应如何处理？仅就针对两项专利权中的一项专利权提出无效宣告请求时，《审查指南》规定，专利权人未进行选择的，专利复审委员会应当宣告被请求宣告无效的专利权无效。《审查指南2006》第四部分第七章第2节。但对于针对两项专利均提出无效宣告请求时应如何处理，《审查指南》并没有给出明确的规定。但在规范不同专利权人于同一日申请的两项专利权属于重复授权的情形，且两项专利权均被提出无效宣告请求时，《审查指南》规定，两专利权人经协商欲通过放弃其中一项专利权的方式来维持另一项专利权有效的，应当向专利复审委员会提交一专利权人自申请日起放弃其专利权的书面声明，由专利局予以登记和公告；专利权人均不放弃专利权的，专利复审委员会应当宣告两项专利权无效。《审查指南2006》第四部分第七章第3.1节。本案是否也可以借鉴上述做法？一审判决认定在科万公司坚持不放弃其中任何一项权利的情况下，专利复审委员会既没有权力也不能为其进行选择，故由此导致的5项外观设计被全部无效的法律后果只能由科万公司自行承担，这似乎是当时唯一的选择。因为即使在终审判决中，最高人民法院也只提出了“应当至少维持一项外观设计专利有效”的观点，却没有给出应如何维持的具体做法。
（三）案外情况
然而本案还有一个案外的特殊情况，科万公司在本专利及其他4项同日申请的外观设计之前，还申请了一项“染色机（A）”的外观设计，其与本专利以及其他4项外观设计专利均构成重复授权，但已被专利复审委员会第7857号决定维持有效。这也许是专利复审委员会在对所有6项重复授权外观设计专利权的无效宣告请求进行合并审理并作出通盘考虑的结果。但由于科万公司并未针对第7857号决定提起诉讼，该被维持有效的“染色机（A）”的外观设计并未进入一、二审法院的司法视野，而被无效的外观设计又恰好是科万公司于同日进行的申请，因此针对同一专利权人于同日进行申请并被授权的外观设计专利应如何处理便成为了本案凸显出来的争议焦点，被社会各界所广泛热议。事实上，专利复审委员会虽然宣告同日申请的本案专利以及其他4项外观设计专利无效，但毕竟维持了6项重复授权外观设计专利权中先申请的一项专利权有效,N完全符合2003年《专利法实施细则》第13条第1款规定的“同样的发明创造只能被授予一项专利”的规定，适当地保护了专利权人的利益。也正是因为这样，最高人民法院对这一做法在终审判决中给予了肯定。
二、关联设计的相关立法
科万系列案中，纠纷的实质是由于我国在当时的法律框架下没有关联设计制度造成的。科万公司为了公司自身利益的考虑，先后申请了6项近似的外观设计。依据2001年《专利法》第31条第2款关于单一性的规定，科万公司的6项外观设计申请因不符合单一性的规定而不能作为一项专利申请，只能作为6项不同的外观设计进行申请。但是，6项相近似的外观设计专利的存在，又因为会构成重复授权，面临只能被保护1项专利权的困境。二审法院试图在这方面进行突破，但终因缺乏法律依据而宣告失败。
但正如二审判决指出的那样，申请人一方面为了扩大其外观设计专利的保护范围，防止他人仿冒其外观设计，另一方面为适应不同消费者的需求，提高其竞争优势，形成自己的品牌风格，往往就相同产品申请两个或两个以上相近似的外观设计。这种做法符合《专利法》及其实施细则关于鼓励发明创造、促进科技创新和进步的立法本意，应当予以保护，而且这种保护的呼声日益高涨。
为此，2008年《专利法》专门增加了关联设计条款，并成为《专利法》修订的一大亮点。该法第31条第2款规定：“一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。”与之配套的《专利法实施细则》第28条第2款进一步规定：“对同一产品的多项相似外观设计提出一件外观设计专利申请的，应当在简要说明中指定其中一项作为基本设计。”《专利法实施细则》第35条第1款规定：“将同一产品的多项相似外观设计作为一件申请提出的，对该产品的其他设计应当与简要说明中指定的基本设计相似。一件外观设计专利申请中的相似外观设计不得超过10项。”
我国现行《专利法》中的这种以一项基本设计为核心，其他与之近似的设计对基本设计进行围绕形成的关联设计制度，被形象地比喻为“蒜瓣型”权利构架。关联设计的引入不仅大幅节省了申请人的费用，更重要的是为申请人保护相似的外观设计提供了一条可行的路径，相比一项外观设计而言，10个相似的外观设计在一起的保护范围肯定要比1项大得多，因此这项制度大大地加强了对申请人的保护力度，也更有利于申请人自己的设计风格、品牌的建立。相信类似于科万系列案的情况由此不会再度发生。

国知动态 guozhi patent news

连载：弓箭国际诉兰之韵玻璃厂等外观设计专利侵权案1