连载：陕西汉王诉江西银涛等专利侵权案3

发布时间：2015-04-21来源：《从专利诉讼看专利预警》作者：打印字号：TT

【一审情况】
一审法院审理查明：
涉案专利申请日为2005年9月27日，于2007年3月14日经授权公告，发明名称为“一种具有降压、降脂、定眩、定风作用的中药组合物及其制备方法和其用途”，专利号为ZL200510106283.9，专利权人为汉王公司。
2009年12月9日，汉王公司在保赛公司购买“强力定眩胶囊”290盒，单价为37.35元／盒，金额共计10 831.62元。保赛公司向汉王公司出具了增值税普通发票和销售清单，该销售清单上盖有保赛公司出库专用章，开票日期为2009年12月8日，药品名称为“强力定眩胶囊”，规格为0.4g×36粒，产地为银涛公司。庭审中，汉王公司提供了其从保赛公司购买的两盒强力定眩胶囊及药盒照片、说明书，其上载有药品名称为“强力定眩胶囊”及“江西银涛药业有限公司”字样。
2005年6月16日，江西省食品药品监督管理局向银涛公司出具《药品注册申请受理通知书》，其上载明：“药品名称：强力定眩胶囊，剂型：胶囊剂，规格为每粒0.4g；包装规格12粒／板×2板／盒，10粒／板×2板／盒，12粒／板×3板/盒；申请事项：新药申请，中药9类；申请阶段：生产，……经形式审查，上述申报资料基本符合《药品注册管理办法》等有关规定的要求，予以受理，请按规定缴纳审批费，是否批准须经审查后决定，审批进度可用受理号在网站查询，网址www.sfda.gov.cn。本件不得作其他证明使用。”
2009年3月13日，国家食品药品监督管理局向银涛公司颁发药品注册批件，其上载明：批件号为2009S008409，药品名称：强力定眩胶囊……审批结论：“根据《中华人民共和国药品管理法》的有关规定，经审查，本品符合药品注册的有关规定，批准生产本品，发给药品批准文号……”，药品批准文号：国药准字220090189。
一审庭审中，汉王公司请求将涉案专利权利要求1、6和23作为本案请求保护的范围，并当庭进行了技术比对。经比对，被控产品及其制备方法、用途分别落入了权利要求1、6和23的保护范围。银涛公司承认被控产品处方与涉案专利权利要求1相同，但认为该处方系其自行研制，且使用在先；被控产品制造方法与涉案专利权利要求6相同，但这属于国家已经公开的强力定眩片的制造方法；涉案专利权利要求23限定的是药物的功能主治，不能给予保护。
一审法院认为：一、汉王公司和银涛公司诉讼主体适格，保赛公司经合法传唤拒不到庭，依法不影响本案审理。二、银涛公司在本案中主张先用权抗辩，认为其已经完成实施发明创造所必需的工艺文件，即江西省食品药品监督管理局2005年6月16日向银涛公司颁发的《药品注册申请受理通知书》。但因该通知书中明确注明“本件不得作其他证明使用”，因此银涛公司以此文件作为先用权抗辩的依据不能成立；同时，银涛公司认为其已购买实施发明创造所必需的主要设备，但因其提供的购买设备的合同、使用说明书、增值税专用发票均无原件，汉王公司不予认可，银涛公司也不能证明上述设备系为被控产品所购买，故银涛公司以此为依据的先用权抗辩亦不能成立。因此，银涛公司生产、保赛公司销售的被控产品与汉王公司涉案专利权利要求1、6和23的技术特征相同，构成对汉王公司专利权的侵犯。三、汉王公司有关保赛公司停止销售被控产品的行为及银涛公司停止生产、销售被控产品、停止使用涉案专利方法以及销售依照该专利方法获得产品行为的诉讼请求符合法律规定，依法应予支持。保赛公司和银涛公司应就其侵权行为给汉王公司造成的损失承担赔偿责任。
据此，一审法院判决：一、保赛公司立即停止销售被控产品的行为；二、银涛公司立即停止生产、销售被控产品、停止使用涉案专利方法以及销售依据该专利方法获得产品的行为；三、银涛公司赔偿汉王公司经济损失78 402元、保赛公司赔偿汉王公司经济损失1万元；四、驳回汉王公司的其他诉讼请求。
【二审情况】
银涛公司不服一审判决，向陕西省高级人民法院（以下简称二审法院）提起上诉，并提交了包括《“强力定眩胶囊”申报资料项目》在内的新证据。
二审法院认为：银涛公司主张其已完成实施发明创造所必需的工艺文件即江西省食品药品监督管理局2005年6月16日向银涛公司颁发的《药品注册申请受理通知书》，该受理通知书能够证明江西省食品药品监督管理局已经受理该药品注册申请，是否能够得到批准有待审查。同时，银涛公司提供其他证据以证明其已购买实施发明创造所必需的主要设备，但因其提供的购买设备的合同等均无原件，汉王公司不予认可，其公司也不能证明这些设备系为涉案被控产品“强力定眩胶囊”所购买。加之银涛公司于2009年3月13日才取得药品注册批件，国家食品药品监督管理局才批准生产本品，发给药品批准文号，在2009年3月13日之前还不被允许生产本品。因此，银涛公司的主张不符合先用权抗辩的有关规定，其关于先用权抗辩的理由不能成立。据此，二审法院判决：驳回上诉，维持原判。
【再审情况】
银涛公司不服二审判决，向最高人民法院申请再审。
最高人民法院认为：
本案中，双方当事人对被控产品处方、制备方法和用途落入涉案专利保护范围没有争议，但是银涛公司提出先用权抗辩。而先用权是否成立关键在于被诉侵权人在专利申请日前是否已经实施专利或者为实施专利做好了技术或者物质上的必要准备。
银涛公司主张先用权抗辩的证据之一是2005年6月16日江西省食品药品监督管理局向其出具的“强力定眩胶囊”《药品注册申请受理通知书》以及银涛公司申请药品注册时所报送的《“强力定眩胶囊”申报资料项目》资料，该资料的药学研究资料部分记载了“强力定眩胶囊”的处方、制备方法、用途。银涛公司主张先用权抗辩的证据之二是江西省药检所《药品注册检验报告表》及附件，该报告表及附件显示银涛公司于2005年3月13日、15日、17日分别生产了3批“强力定眩胶囊”样品供申请注册检验使用。银涛公司主张先用权抗辩的证据之三是《药品生产许可证》和《药品GMP证书》，表明其在申请注册“强力定眩胶囊”时即具有“胶囊剂”生产线。由此可见，在涉案专利的申请日2005年9月27日前，银涛公司已经完成了生产“强力定眩胶囊”的工艺文件和设备，符合司法解释规定的“已经做好制造、使用的必要准备”的条件，应当认定银涛公司在涉案专利申请日前为实施涉案专利做好了制造、使用的必要准备。至于银涛公司何时取得“强力定眩胶囊”药品生产批件，是药品监管的行政审批事项，不能以是否取得药品生产批件来判断其是否做好了制造、使用的必要准备。二审判决错误认定银涛公司没有做好制造、使用的必要准备，应当予以纠正。
汉王公司和银涛公司均称，在二审阶段提出过“强力定眩胶囊”处方的合法来源问题，但二审法院对此没有进行审理，属于遗漏审判事项，应当予以纠正，对合法来源问题进行查明。
综上，最高人民法院裁定：一、本案指令陕西省高级人民法院再审；二、再审期间，中止原判决的执行。

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