连载：澳诺公司诉午时药业公司等专利侵权案1

发布时间：2015-05-07来源：《从专利诉讼看专利预警》作者：打印字号：TT

【诉辩主张】
2006年11月25日，澳诺公司起诉至河北省石家庄市中级人民法院（以下简称一审法院）称，其发现午时药业公司生产并在河北等地广泛销售新钙特牌“葡萄糖酸钙锌口服溶液”（以下简称被诉侵权产品），并在王军社经营的保定市北市区鑫康大药房公证购买了被诉侵权产品。午时药业公司和王军社侵犯其发明专利权。请求法院判令：1.午时药业公司和王军社停止生产、销售被诉侵权产品；2.午时药业公司、王军社在《中国医药报》上刊登致歉声明；3.午时药业公司和王军社赔偿澳诺公司经济损失1 941 371.44元，并承担本案律师代理费、诉讼费。
午时药业公司辩称：被诉侵权产品与澳诺公司主张权利的专利技术特征不同，且对于澳诺公司主张权利的专利权利要求的修改应适用禁止反悔原则，故澳诺公司的诉讼请求不能成立。

【法律点评】
在专利侵权判定中，首先要准确界定专利权的保护范围，然后将被控侵权产品或方法与专利权利要求进行比较，如果被控侵权产品或方法具备了专利权利要求中的全部技术特征，就构成相同侵权（也称字面侵权）。如果被控侵权产品或方法不具备权利要求的全部技术特征，还需要判断被控侵权产品或方法与专利权利要求记载的技术特征相比，是否以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到，即判断是否构成等同侵权。之所以还应进行等同侵权判定，是因为在撰写专利权利要求的时候很难做到完美无缺，通过对那些在权利要求撰写时没有涵盖但仅为非实质性置换的技术方案主张权利，能够更好地为专利权人提供保护。
然而，通过等同侵权将专利权的保护范围延伸到权利要求字面含义之外，社会公众根据权利要求的记载评估自己行为是否会构成专利侵权的确定性就会降低，权利要求的公众告示功能就会受到一定影响。（张晓都.美国与日本专利侵权诉讼中的禁止反悔原则\[J\].中国发明与专利，2008（4）：82.）因此，为了限制等同侵权对专利保护范围的扩张，在专利权人和社会公众之间保持恰当的平衡，专利制度中的禁止反悔原则也就应运而生。本质上来讲，等同原则与禁止反悔原则都是对专利权利要求保护范围的界定，因此，在某种程度上它们也都可以视为专利权利要求的解释规则。
本案中，争议的焦点集中在被诉侵权产品中的“葡萄糖酸钙”与涉案专利权利要求1中“活性钙”是否构成等同侵权。围绕这一问题，又牵涉两个问题：①涉案专利权利要求1中“活性钙”如何解释，即该“活性钙”是否包括专利权人在实审程序中删除的“葡萄糖酸钙”？②专利权人在实审程序中为了使得涉案专利权利要求得到说明书的支持，将“葡萄糖酸钙”予以删除的行为，是否导致禁止反悔原则的适用？以下分别予以评述。
一、权利要求1中“活性钙”的解释
权利要求的解释是法院审理专利民事侵权案件首先需要解决的法律问题。2001年《专利法》第56条第1款规定，“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”。2001年6月19日最高法院发布的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2001〕21号）第17条进一步解释，《专利法》第56条第1款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。也就是说，最高法院通过该司法解释，明确将等同侵权的情形也纳入专利权利要求的保护范围。正如澳诺公司在本案中主张的，涉案专利“修改后的活性钙是指离子形式的钙……包括了含葡萄糖酸钙在内的所有组分钙”。如果澳诺公司的主张成立，则被诉侵权产品“葡萄糖酸钙”与涉案专利“活性钙”构成等同侵权。
那么，这就涉及涉案专利权利要求1中“活性钙”的解释问题。考察涉案专利申请公开文本，其权利要求2以及说明书第2页明确记载，可溶性钙剂是“葡萄糖酸钙、氯化钙、乳酸钙、碳酸钙或活性钙”。也即，通过该公开文本，可以充分地肯定，葡萄糖酸钙与活性钙是并列的两种可溶性钙剂，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。并且，涉案专利申请公开文本说明书实施例1记载了以葡萄糖酸钙作为原料的技术方案，实施例2记载了以活性钙作为原料的技术方案，进一步说明了葡萄糖酸钙与活性钙是并列的特定钙原料，葡萄糖酸钙并非活性钙的一种。
细究起来，这里还牵涉专利审查档案的法律效力问题。最高法院曾于2003年7月9日颁发的《关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿》（征求意见稿）中，第20条是关于“专利档案用于解释权利要求”的意见，其规定，专利说明书及附图以外的其他专利档案其他专利档案，指的是专利授权和维持程序中所形成的所有文件和记录。可以作为解释权利要求的参考文件。虽然该“解决方案”最终并未作为司法解释适用，但其关于权利要求解释的意见仍能对专利司法实务起到一定的指引作用。此外，最高法院于2009年12月21日发布的《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号）第3条也明确规定，“人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。”可见，专利审查档案是能够用于解释权利要求的。
不过，在使用专利审查档案解释权利要求时，其与禁止反悔原则也存在一定的交叉。虽然禁止反悔原则一般被视为对等同原则的限制，但是，不可否认的是，其还具有对权利要求的解释功能。在本案中，涉案专利权人在答复审查员关于权利要求得不到说明书支持的问题时，对权利要求书进行了修改，将“可溶性钙剂”修改为“活性钙”，即删除了“葡萄糖酸钙”。涉案专利公开文本说明书实施例1记载了以葡萄糖酸钙作为原料的技术方案，因此，客观上来讲，“葡萄糖酸钙”并不存在“权利要求得不到说明书支持”的问题，但是，既然专利权人在答复意见时已经将“葡萄糖酸钙”的技术方案予以删除，即视为其已将该方案作出了放弃和捐献。（见：蒋洪义.葡萄糖酸钙锌口服溶液专利侵权再审案评析\[J\].中国发明与专利，2011（10）：106.）权利人的删除行为明确地记载在专利审查档案中，应该视为其对“葡萄糖酸钙”技术方案的放弃。澳诺公司在本案诉讼中将“葡萄糖酸钙”解释进“活性钙”的行为缺乏事实基础，“葡萄糖酸钙”的技术方案在本案中也就不能再获得《专利法》的保护。
二、本案是否适用禁止反悔原则
就本案来讲，其涉及的更为重要的问题是，涉案专利权人在实审程序中答复审查员第一次审查意见通知书时对“葡萄糖酸钙”技术方案的删除是否导致禁止反悔原则的适用。
禁止反悔原则的基本含义是：专利权人对其在申请专利、审查、无效过程中与中国专利局和专利复审委员会之间的往来文件中所作的承诺、放弃、认可的内容，专利权人在侵权纠纷中不得反悔。（从一起专利侵权案看“禁止反悔”和“多余指定”原则的适用［G］//程永顺.）（专利侵权判定实务\[M\]：法律出版社，2002：149.）也就是说，在决定对一项技术方案是否授予专利权、专利权是否有效和判断是否构成专利侵权时，专利权人对权利要求中的技术特征的解释应当前后一致。禁止反悔原则的目的在于防止专利权人采取出尔反尔的策略，即在专利审查和无效过程中，只要求一个较小的保护范围，对权利要求进行缩小或狭义的解释，以易于通过审查，而在侵权诉讼中，对权利要求进行扩大或广义的解释，谋求更大的保护范围。
在我国，北京高院首次在其《关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（京高法发\[2001\]229号）中规定了禁止反悔原则。其第43条规定，禁止反悔原则，是指在专利审批、撤销或无效程序中，专利权人为确定其专利具备新颖性和创造性，通过书面声明或者修改专利文件的方式，对专利权利要求的保护范围作了限制承诺或者部分地放弃了保护，并因此获得了专利权，而在专利侵权诉讼中，法院适用等同原则确定专利权的保护范围时，应当禁止专利权人将已被限制、排除或者已经放弃的内容重新纳入专利权保护范围。另外，其第45条进一步规定，适用禁止反悔原则应当符合以下条件：①专利权人对有关技术特征所作的限制承诺或者放弃必须是明示的，而且已经被记录在专利文档中；②限制承诺或者放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持专利权有效产生了实质性作用。此外，该意见第43条中还要求禁止反悔的情形必须是专利权人为满足其专利的新颖性和创造性而作出了相应的限制承诺和部分放弃。
虽然就法律效力来讲，上述北京高院关于禁止反悔原则适用要件的规定仅在北京地区法院具有指导意义，但是由于北京法院在专利案件审理过程中的先发优势，上述意见对全国法院专利案件的审理亦具有一定的示范作用。本案中，一、二审法院关于禁止反悔原则的适用正是源于上述意见中的规定。一、二审法院认为，只有为了使专利授权机关认定其申请专利具备新颖性或创造性而进行的修改或意见陈述，才产生禁止反悔的效果，并非专利申请过程中关于权利要求的所有修改或意见陈述都会导致禁止反悔原则的适用。涉案专利权人在专利申请过程中根据审查员的意见对权利要求书进行了修改，将独立权利要求中的“可溶性钙剂”修改为“活性钙”，并非为了使其专利申请因此修改而具备新颖性或创造性，而是为了使其权利要求得到说明书的支持，故此修改不产生禁止反悔的效果。
但是，是否仅为满足专利的新颖性和创造性而作出的限制承诺和部分放弃才适用禁止反悔原则呢？在司法实务中也并不是没有争议。2003年7月9日，最高法院公布《关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿（征求意见稿）》，其第30条第1款规定，专利申请人和专利权人在专利授权和/或维持程序中，为满足专利法的要求而通过书面声明或者记录在案的陈述对发明或者实用新型专利权利要求的保护范围所作的任何放弃、限制、修改、承诺,在专利侵权诉讼中禁止反悔，人民法院不应当将其解释到专利保护范围。在该“征求意见稿”中，使用的是“专利法的要求”。很明显，“专利法的要求”较“为确定其专利具备新颖性和创造性”禁止反悔的范围要宽。而在随后公布的《关于审理专利侵权纠纷案件若干问题的规定（会议讨论稿2003年10月27~29日）》中，最高法院关于“禁止反悔”的规定又调整为：专利申请人或者专利权人在专利授权或者维持程序中，为满足专利法及其实施细则关于授予专利权的实质性条件的要求，在专利文件中或者通过书面声明或者记录在案的陈述等，对专利权保护范围所作的具有限制作用的任何修改或者意见陈述,对权利人有约束作用，在专利侵权诉讼中禁止反悔。也即，使用的是“授予专利权的实质性条件”。
就禁止反悔的“范围”而言，“授予专利权的实质性条件”正好介于“为确定其专利具备新颖性和创造性”和“专利法的要求”之间。从司法政策的角度而言，上述关于禁止反悔范围的各种观点并不存在绝对的优劣，仅是解释者在专利权人与社会公众之间作出利益权衡的各种尝试。
2009年12月21日，最高法院发布了《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》（法释〔2009〕21号），该解释第6条被认为是对禁止反悔原则的规定。其内容为：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”在该解释中，最高法院直接使用的是“放弃的技术方案”，而摒弃了关于“新颖性”“创造性”“授予专利权的实质性条件”等限制性的术语。可见，最高法院对于专利授权确权过程中的意见陈述和技术方案修改提出了更高的要求，实际上是禁止在专利侵权过程中对放弃技术方案的任何反悔行为。
在本案中，最高法院实际上就是对上述司法解释中禁止反悔原则的提前“演练”，认为专利权人在专利授权程序中对权利要求1所进行的修改，放弃了包含“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案，故应适用禁止反悔原则，涉案专利权的保护范围不应包括“葡萄糖酸钙”技术特征的技术方案。
最高法院关于禁止反悔原则的上述司法解释实务操作性比较强，有利于明确专利权利保护范围的界限，提高专利权利要求的公众告示功能。因此，与前述北京高院《关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（京高法发\[2001\]229号）相比，最高法院将禁止反悔的范围予以扩张适用有其合理性，因为专利申请不仅需要满足新颖性和创造性，还得满足充分公开、说明书支持等《专利法》的规定，才能被授予专利。
然而，对于最高法院关于“放弃的技术方案”的司法解释，司法实务中仍存有分歧。在北京高院《专利侵权判定若干问题的意见》（会议讨论稿2011年8月11～12日）中，其关于禁止反悔原则的规定还是试图对“放弃的技术方案”作出一定的限制，其规定，“专利权人限制、排除或者部分地放弃了保护应当基于克服缺乏新颖性或创造性、缺少必要技术特征和权利要求得不到说明书的支持以及说明书未充分公开等不能获得授权的实质性缺陷”。其还规定，“限制、排除或放弃保护的技术内容，必须对专利权的授予或者维持产生了实质性作用”。也就是说，北京高院的观点仍是希望将禁止反悔的范围给予一定的限制。因此，可以预见的是，关于禁止反悔原则的适用范围，在司法实务中仍将会有争议出现。
三、本案能否适用等同侵权判定
就本案纠纷的解决而言，不论是通过对权利要求1“活性钙”的解释还是通过禁止反悔原则的适用，被诉侵权产品“葡萄糖酸钙”技术方案均不构成对涉案专利权利要求中“活性钙”技术特征的侵犯。然而，在法律适用层面，本案还提出了在适用禁止反悔原则的前提下，是否还存在适用等同原则的空间的问题。也即禁止反悔与等同原则的关系是“完全排除”还是“弹性排除”的问题。见：曲晓阳.在完全排除与弹性排除之间——评美国联邦最高法院适用禁止反悔原则的最新判决\[N\].中国知识产权报，2001-11-01：3.
“等同原则”是专利侵权判定中的一项重要原则，它是指侵权物的技术特征同专利权利要求中记载的必要技术特征相比，表面上看有一个或若干个技术特征不相同，但实质上是用实质相同的方式或者相同的技术手段，替换了属于专利技术方案中的一个或若干个必要技术特征，使代替（侵权物）与被代替（专利技术）的技术特征产生了实质上相同的技术效果。对于这种情况，应当认为侵权物并未脱离专利技术的保护范围，因此仍应认定为侵权。（专利侵权判定中几个主要原则的运用\[G\]//程永顺.）（专利侵权判定实务.北京：法律出版社，2002：50.）2001年6月19日，最高人民法院发布了《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》（法释〔2001〕21号），第一次正式提出了等同原则的理解与适用问题，即专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。所谓等同特征，是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。
在Festo案中，美国联邦巡回上诉法院（CAFC）在判决中设立了一个新的“完全排除规则”（complete bar rule），即，禁止反悔的适用意味着，在确定专利范围时对那些修改过的技术特征只作字面解释，不得对该技术特征提出任何等同主张，没有例外。Festo Corp.v. Shoketsu Kinzoku KogyoKabushiki Co.,Ltd.,234 F.3d558.(Fed Circuit,2000).而美国联邦最高法院则坚持在先判例中的“弹性排除规则”（flexible bar rule）：在确定专利范围时，尽管依禁止反悔原则对修改限定过的技术特征一般只能作字面解释，但禁止反悔原则不能完全阻止权利人对修改限定的技术特征主张某种等同物。Festo Corp.v. Shoketsu Kinzoku KogyoKabushiki Co.,Ltd.,N122 S.Ct.1831(2002).为此，美国联邦最高法院列举了3种可以反驳禁止反悔而主张适用等同原则的情形：在申请专利时，该等同物是不可预见的；申请人的修改原因与涉案等同物之间只存在一种擦边关系（tangential relation）；或者有其他理由表明，不能合理期望专利权人在申请专利时就撰写出涉案等同物。通过弹性排除原则，美国联邦最高法院将禁止反悔的范围限于专利权人的承诺，更为贴近禁止反悔制度的设立宗旨。
在本案中，一审法院就被诉侵权产品“葡萄糖酸钙”技术方案与涉案专利权利要求1中“活性钙”技术特征是否构成等同侵权的问题，委托了某鉴定机构进行鉴定。专利民事侵权案件中，相同/等同侵权的问题是否适宜委托鉴定，也是值得讨论的问题。司法实务中的主流观点是，鉴定事项仅适用于事实问题，而侵权判定是法律问题，因此，不适宜委托鉴定。对该问题，因与本案例的评析主题不直接相关，本文不再详述。其出具的鉴定报告认定：活性钙与葡萄糖酸钙同样都是可食用的能被人体吸收的钙剂，作为补钙药剂的原料两者是等同的可供任意选择的。进而，一审法院得出二者构成等同侵权的结论。二审法院对该等同侵权判断结论予以维持。对于等同侵权的判定问题，最高法院在本案中的做法是，在认定适用禁止反悔的前提下，直接不考虑等同原则的适用，也即“完全排除”的观点。最高法院认为，被诉侵权产品的相应技术特征为葡萄糖酸钙，属于专利权人在专利授权程序中放弃的技术方案，不应当认为其与权利要求1中记载的“活性钙”技术特征等同而将其纳入专利权的保护范围。当然，本案中即使最高法院采取“弹性排除”的规则，澳诺公司也很难将其已经删除的“葡萄糖酸钙”解释进“活性钙”的权利保护范围。

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