连载：澳诺公司诉午时药业公司等专利侵权案2

发布时间：2015-05-07来源：《从专利诉讼看专利预警》作者：打印字号：TT

【预警启示】
本案中，被告午时药业在应对侵权诉讼过程中，对涉案专利的实质审查过程进行深入分析，在一、二审法院均认定不适用禁止反悔原则、构成等同侵权的情况下，坚持原告在审批过程中的修改行为产生禁止反悔的效果，据理力争，最终得到最高院的支持，维护了自己的合法权益。同时，本案中涉及多次无效程序的启动及撤销，虽然无效程序在本案中并未发挥出显著的作用，但依然是侵权诉讼中常见的抗衡武器，在使用时需要结合多方面因素综合进行考虑。
本节将重点讨论企业应对知识产权诉讼过程中对于审查过程的利用方式及无效程序在使用过程中的注意事项。
一、对于专利审查过程的利用方式
企业经常会面对一些涉及专利的知识产权诉讼，由于专利的审查及专利权的获得是依照《专利法》的有关规定进行的，专利的审查过程与后续的司法过程具有密切的连带关系。企业应提高对专利审查过程的关注程度，充分挖掘并利用审查过程中对自己有利的事实和证据，在侵权诉讼中寻找维护自身利益的有效突破口。司法解释中述及侵权纠纷判定中会涉及专利审查过程的情况通常包括以下几种。
（一）权利要求保护范围的解释的理解与适用
企业一旦被诉侵犯专利权，或其专利被竞争对手请求宣告无效，首先应对涉案专利的保护范围进行核实及认定。《专利法》规定，对于发明或者实用新型专利权来讲，其保护范围是以权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求的内容。同时，最新的司法解释2010年1月1日起实行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第3条。中规定，人民法院对于权利要求，可以运用说明书及附图、权利要求书中的相关权利要求、专利审查档案进行解释。说明书对权利要求用语有特别界定的，从其特别界定。以上述方法仍不能明确权利要求含义的，可以结合工具书、教科书等公知文献以及本领域普通技术人员的通常理解进行解释。
只有准确认定涉案专利的保护范围，才能够使企业正确判断其行为是否真的有可能侵权，从而采取积极有效的应对措施。“专利审查档案”是企业诉讼过程中利用审查过程的重要依据,N社会公众可以通过中国专利查询系统（http://cpquery.sipo.gov.cn），根据自己的查询身份，对申请日为2010年2月10日以后的专利申请进行专利申请文档查阅；对申请日为2010年2月10日之前的专利申请可以通过专利局专利审查流程服务窗口办理专利申请文档查阅手续。但是，利用专利审查档案对权利要求的保护范围进行解释时，并不能简单地从其陈述的字面进行理解，比如，精工爱普生在其某授权专利的审查过程中，针对国家知识产权局第一次审查意见通知书提交的意见陈述书中将其涉案专利权利要求中的“存储装置”解释为“说明书附图7(b)所示的‘半导体存储装置61’”。终审法院认为，通常情况下，申请人在审查档案中的意见陈述可以作为理解说明书以及权利要求书含义的参考，其参考价值的大小则取决于该意见陈述的具体内容及其与说明书和权利要求书的关系。精工爱普生在意见陈述中对“存储装置”作出的解释究竟具有何种含义，需要结合解释的缘由、修改过程、涉案专利原始公开说明书等综合判断。
（二）捐献原则的理解与适用
当企业被诉侵权的技术方案仅在涉案专利的说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载时，专利权人在说明书中公开却没有请求保护的技术方案被认为捐献给了公众，此时专利权人不得主张构成等同侵权。如果专权利人在诉讼过程中将上述技术方案纳入专利权保护范围，企业可从捐献原则的角度进行抗辩。
最新的司法解释2010年1月1日起实行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第5条。中规定：对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利权纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。
（三）禁止反悔原则的理解与适用
禁止反悔原则和捐献原则一样，一般是作为对等同原则的限制性规则来适用的。
午时案中，涉案专利的专利权人在专利申请过程中，根据专利审查员的意见，为了使其权利要求得到说明书的支持，对权利要求书进行了修改，将公开文本的独立权利要求中的上位概念“可溶性钙剂”修改为“活性钙”，并认为其修改并非为了使其专利申请因此修改而具备新颖性或创造性，而是为了使其权利要求得到说明书的支持，故此修改不产生禁止反悔的效果。
终审法院最终认定专利权人的上述修改是适用禁止反悔原则的。这说明专利申请人或者专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述对技术方案进行放弃，这种放弃并不会因为修改或者意见陈述所针对的条款不同而被区别对待，在后续的专利侵权纠纷中均不能被纳入专利权的保护范围。
企业在被诉侵犯专利权时，应主动调阅专利审查档案，仔细查阅专利权人在专利审批或无效过程中提交的影响到专利授权或者维持专利权有效的书面承诺、认可、放弃、修改的内容，如果发现专利权人在专利审批或无效过程中的行为与其在侵权中对于专利权保护范围的解释不一致，则可以考虑使用禁止反悔原则维护自己的利益。
在专利申请过程中专利权人对权利要求的修改以及对于专利性的意见陈述在诉讼阶段是有约束力的，专利权人不能在诉讼中通过等同原则主张将在申请过程中已经放弃的内容纳入专利保护的范围。被控侵权人利用禁止反悔原则完全可以阻止专利权人将保护范围扩大。
（四）专利权无效宣告程序的理解与适用
无效宣告程序是指任何单位或个人认为某专利权的授予不符合《专利法》有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效，由此而引起的一种法律程序。一旦原告的专利被宣告无效，可以直接消除专利权人据以主张权利的基础，原告对被告提出的侵权诉讼则难以成立，人民法院可以根据专利复审委员会的决定依法驳回专利权人的诉讼请求。因此，无效宣告程序的运用对专利侵权纠纷的合理解决具有重大的影响。但无效宣告程序的启动同样需要认真慎重，因为启动无效有利也有弊，很容易使被告自己直接暴露在竞争对手面前，从而激化矛盾。同时，无效程序也有它的适用范围和时机，使用过程中还要避免与自己其他的抗辩理由相冲突，我们将在接下来的内容中作进一步探讨。
二、专利无效宣告程序在使用过程中的注意事项
午时案中，午时药业公司在一审过程中以587号专利文件（非涉案专利）为证据证明其技术方案非等同替换，未得到法院支持；二审过程中，午时药业公司对587号专利权提出无效，后撤回；之后，同为竞争对手的湖北福人药业公司对587号专利权提出无效，后又撤回；之后，午时药业公司代理人以其个人名义又对587号专利权提出无效，并在再审过程中撤回。
午时案中虽然多次涉及“无效”，但无效在整个案件审理过程中，除了被法院质疑“反复地申请却又撤回申请，明显会造成时间上的拖延和国家在行政、司法资源上的浪费”以外，并未在企业的维权过程中起到积极的作用。
事实上，在二审过程中，午时药业公司还对涉案专利提出了无效；再审过程中，福人药业公司也对涉案专利提出了无效。经专利复审委员会审理，涉案专利的审查结论为专利权全部无效。午时公司在应诉过程中使用了多方面的抗辩理由，虽在一审、二审中败诉，后经最高法院再审，最终胜诉。但由于专利复审委员会的结案时间在终审判决日之后，关于涉案专利的无效审理及结论并未在该侵权诉讼中发挥作用。
在很多专利侵权诉讼案件中，被控侵权人往往将专利权的无效宣告程序当作与专利权抗衡的“武器”，因为一旦涉案专利被宣告无效，宣告无效的专利权为自始即不存在，原告失去了权利基础，被控侵权人实施该项技术的行为不构成侵权。但对于专利权人来说，由于提起专利无效宣告程序的期限在法律上未作限定，许多中止审理的案件必须经过相当长一段时间才能恢复审理，而这一段时间，却往往又被侵权人利用，出现种种负面影响。因此，灵活、正确的使用和应对无效宣告程序在维护企业利益方面起到十分重要的作用。
（一）无效程序的适用范围
在企业侵权诉讼中，如果被告欲以原告的专利权丧失专利性为由进行抗辩，可向专利复审委员会提出宣告专利无效的请求，人民法院将根据不同情形决定专利侵权案件是否中止审理。被告欲提出专利权无效宣告请求的，应将专利权无效请求书正文及有关证据材料递交专利复审委员会；将副本及有关材料递交受理专利侵权诉讼的法院，以供人民法院决定是否中止案件审理时作为依据。
宣告专利无效的作用不仅体现在诉讼过程中，也可以成为企业维权整体策略中的重要环节。现在许多跨国公司为了取得垄断地位和制约竞争对手而大量申请专利，因此，应对跨国公司的专利战，除了加快自主创新申请专利保护外，仔细研究竞争对手的专利并分析其漏洞也是重要手段。
2006年2月17日，精工爱普生株式会社及其美国公司以中国企业侵犯喷墨打印机墨盒相关专利为由，在美国俄勒冈州起诉了生产兼容墨盒并向美国出口的24家中国厂商。当天，该公司还向美国国际贸易委员会提起申诉，要求美国阻止相关墨盒的进口及销售，即“337调查”。美国国际贸易委员会发出“普遍排除令”和“禁止令”，这意味着所有中国企业的墨盒产品将会被禁止在美国市场销售。2007年12月13日，美国专利商标局在其网站上发表官方文书，确定爱普生917专利和053专利无效，而确认917专利无效，等于打掉了337裁决主要依据的根基。在中国，爱普生早在1995年9月16日就“供墨打印机和供墨槽”提出专利申请，2002年9月11日该申请获得专利授权，爱普生在权利要求书中提出了62项权利要求。然而，经业内相关研究后发现，该专利在创造性、先进性、实用性方面都存在不同程度的问题，均不符合我国《专利法》及其实施细则的相关规定。2004年4月8日，申请人龚滨良提出了请求宣告该专利无效的请求。2007年6月1日，专利复审委员会作出第8296号无效宣告审查决定，该决定依照相关法律法规宣告此专利全部无效。尽管这一决定对于中国企业与爱普生在美国市场中的纠纷没有太多实质性影响，但这一事件却可以视为中国企业突破外国企业专利封锁迈出的重要一步。2008年3月25日，专利复审委员会又分别审理了其他4起关于爱普生墨盒专利被请求无效的案件。由此可见，国内企业已经认识到了宣告专利无效这一制度的独特威力。王玮.企业该如何运用宣告专利权无效制度\[J\].知识产权，2008（12）：35-36.
然而，宣告专利无效这一制度必须予以谨慎运用。首先，我国宣告专利无效制度的实施过程中，存在着专利无效程序冗长复杂的问题，容易产生循环诉讼，耗费发明人等当事人的精力，使专利产品丧失市场竞争力。目前如果被告在专利诉讼中提出宣告专利无效的请求，决定专利权是否有效的只能是专利复审委。即使专利复审委作出了不当决定，哪怕法院已经在实体上作出了全面审查和评价，也无权直接变更，只能判决撤销或一并要求重审。在专利复审委重新作出决定后，当事人才可以再次提起行政诉讼，导致纠纷循环往复和无限拖延，由此导致专利权的稳定性和利害关系人的行为合法性不能得到及时确认。在一个实际案例中，专利权人与专利复审委、某精细化工厂专利无效案中，专利复审委和两级法院在9年内对同一专利分别作了3次审查，历经9道程序，专利最终被宣告无效。而与之相关的侵权案件也因此前后审理长达11年。
其次，被诉侵权企业应该意识到，一旦涉案专利被宣告无效，即意味着该专利公开的技术方案也将被社会公众无偿使用实施，生产专利产品的就有可能不只诉讼双方，很可能被其他竞争对手介入并从中渔利。
（二）无效程序的启动时机
根据《专利法》的相关规定，自国务院专利行政部门公告授予专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。
在侵权诉讼中，通常是由被控侵权的企业或个人提起无效宣告请求，被控侵权的企业或个人可以在诉讼的答辩期间提出无效宣告请求并在请求后1个月内补充必要的证据，逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会可以不予考虑。因此，对于专利无效宣告请求的理由和证据，应当在提出无效宣告请求之日起1个月内全部补充完毕，否则，逾期提交的证据和理由有可能会面临不予采信的结果。
通过前面的介绍，企业应该了解，由于专利无效宣告程序复杂，持续时间较长，人民法院会根据不同情形决定专利侵权案件是否中止审理，即并非所有提出无效宣告的专利纠纷案件都会中止审理。如果企业直到被诉侵权之后才考虑启动无效宣告程序，其搜集证据的时间非常有限，如不符合法院中止审理的情形，侵权纠纷的审理将不能被中止，那么即使被诉侵权企业最后能将涉案专利全部无效掉，若专利复审委的决定时间在法院的最终判决时间之后，无效宣告结果并不会给被诉侵权企业在侵权纠纷中带来太多帮助，比如午时案。因此，企业应该在制造、销售产品之前，先对其产品作专利检索和预警分析，从而提前判断其产品是否存在侵权风险。如果有侵权风险，一方面可以采取规避设计，另一方面则可以搜集证据并分析其专利权的稳定性。企业一旦掌握有利证据，可先发制人，向专利复审委提出无效宣告。
（三）无效对象的选取
午时案中，非涉案专利——“587号专利文件”先后多次被提出无效，后又撤回，这一行为被法院质疑“反复地申请却又撤回申请，明显会造成时间上的拖延和国家在行政、司法资源上的浪费”。由于专利复审委的结案时间在终审判决日之后，关于涉案专利的无效审理及结论并未在该侵权诉讼中发挥作用。
“587号专利文件”的无效宣告申请之所以被撤回，可能是因为被诉侵权人发现，如果作为证据的“587号专利文件”有效，则对其不是等同侵权的主张有利。企业在应对侵权诉讼时，常常会同时从两方面着手，即一方面证明自己的行为不侵权或不视为侵权，另一面会请求涉案专利及其相关专利的专利权无效宣告，力图双管齐下，有效应对。此时，企业应全面考量其申请无效的理由与其抗辩主张是否存在矛盾或冲突，从而避免自己在后续司法过程中出现被动局面。

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