连载：正泰公司诉施耐德公司等专利侵权案1

发布时间：2015-05-25来源：《从专利诉讼看专利预警》作者：陈志兴打印字号：TT

【诉辩主张】
2006年8月2日，正泰公司起诉至浙江省温州市中级人民法院（以下简称一审法院）称，其是专利号为ZL97248479.5、名称为“一种高分断小型断路器”的实用新型专利（以下简称涉案专利）的权利人。施耐德公司、斯达分公司在未经其授权的情况下，一直在制造、销售侵犯涉案专利权的产品。经对比，施耐德公司生产、销售的C65a、C65N、C65H、C65L、EA9AN等5个型号的产品已落入上述专利权的保护范围，具体而言是落入权利要求2或称权利要求1加2的保护范围（正泰公司主张以权利要求2或称权利要求1加2作为侵权技术对比的依据），其行为已构成侵权。请求法院判令：一、斯达分公司、施耐德公司立即停止侵犯涉案专利权的行为；二、斯达分公司、施耐德公司将侵犯涉案专利权的所有产品上交法院，并在法院监督下全部销毁或交给正泰公司；三、斯达分公司赔偿正泰公司损失500 000元；四、施耐德公司赔偿正泰公司损失334 869 872元。
施耐德公司辩称：施耐德公司生产被控侵权产品的行为，是在获得申请在先的专利的合法授权基础上进行的，其因实施该专利技术而进行的制造、销售被控侵权产品的行为，不构成对涉案专利权的侵害。

【法律点评】
因其3.3亿元的判赔金额，正泰公司诉施耐德公司等专利侵权案被冠以“专利侵权赔偿第一案”，并引发了业界的极大关注，并有持续性的相关介绍、评论性著述面世。案例评析文章，如中国知识产权研究会专利委员会等编著的《专利名案解读——以16起涉外专利纠纷为视角》《专利名案解读（二）——20起典型专利纠纷案例评析》，分别从不同角度就本案及与本案相对应的专利无效行政纠纷案件做了详细的案例评析。其他介绍性文字，如：闫文峰.专利侵权赔偿第一案追踪\[J\].中国知识产权报，2007-12-05：7；刘道臣，袁纲.中国专利侵权赔偿第1案\[M\]：北京：知识产权出版社，2013.在法律层面上，除一审判决3.3亿元判赔金额、二审以调解方式结案等“卖点”之外，该案之所以还值得让人再次思考，在于其一审判决中对专利侵权纠纷案件中的一些法律规则的适用作出了有益的探索。当然，也引发了业内的争论。在这一意义上，本文主要结合一审判决，就“抵触申请抗辩”的相关问题加以评析。
一、抵触申请抗辩的法理基础
《专利法》（2000年修正）第22条第2款规定：新颖性，是指在申请日之前没有同样的发明或者实用新型在国内外出版物上公开发表过、在国内公开使用过或者以其他方式为公众所知，也没有同样的发明或者实用新型由他人向国务院专利行政部门提出过申请并且记载在申请日以后公布的专利申请文件中。该款后半段即为专利制度中的“抵触申请”，其影响专利申请的新颖性判断。《审查指南2006》第二部分“实质审查”之第三章“新颖性”之2.2“抵触申请”中规定：审查员在检索时应当注意，确定是否存在抵触申请，不仅要查阅在先专利或专利申请的权利要求书，而且要查阅其说明书（包括附图），应当以其全文内容为准。
抵触申请抗辩，就是指以抵触申请中记载的技术方案作为抗辩事由。正如本案一审判决中所指出的，就我国目前而言，并没有具体的法律规范或司法解释对实施在先专利抗辩直接作出规定，也就是说，没有制定法规意义上的依据。通常情况下，法院面对这种情况，对被告的抗辩主张直接不予支持即可。但是，本案一审判决却作出了一个大胆的尝试，即对“抵触申请抗辩”的依据问题进行法理上的分析。由于本案二审程序中当事人之间达成了调解协议，一审判决中的法理推理是否存在法律效力的问题并没有最终的结论。笔者认为，在我国目前的司法体制下，司法机关在适用法律时，对相应的法律规则进行适当的解释是没有问题的，尤其是在适用裁量性法律规范的时候，司法机关的解释甚至是必要的。但是，在司法个案中通过法理分析的方式“制定”一项新的裁判规则，似乎有超越司法机关职权的嫌疑。本文中，暂且承认一审法院中的法理分析活动在程序上是没有问题的，只有这样才可能进行下文的探讨。
一审法院认为，公知技术抗辩制度源于公知技术不能被划到专利权的保护范围之内，因此，当被控侵权产品（或方法）使用的是公知技术时，无需对专利权的效力进行认定，也无需对被控侵权产品（或方法）与专利技术方案进行侵权对比，即可直接判定不侵权。同理，在先专利的申请文本中已经公开的技术也不能被划到专利权的保护范围之内，因此，当被控侵权产品（或方法）使用的是在先专利的申请文本中已经公开的技术时，无需对专利权的效力进行认定，也无需对被控侵权产品（或方法）与专利技术方案进行侵权对比，即可直接判定不侵权。形式上来讲，上述逻辑推导过程是没有问题的，只要公知技术抗辩制度成立，抵触申请抗辩制度也必然是成立的。
对一审法院中的上述推导及抵触申请抗辩的质疑主要体现在两个方面：一是，我国是制定法国家，法院无权“造法”，仅能依据法律和司法解释进行审判，一审法院的做法与我国制定法的基本制度不符；（刘道臣,N袁纲.中国专利侵权赔偿第1案\[M\]：北京：知识产权出版社，2013：186.）二是，这种抗辩虽然不直接涉及专利的有效性，但是已逐渐体现出一种法院职能扩大化的趋势，与现行的法院职能不太一致。（梁勇.关于正泰诉施奈德专利侵权案的几点看法\[EB/OL\].\[2013-5-19\].http://ip.people.com.cn/GB/136674/136699/8242654.html.）关于第一点质疑，笔者基本赞同该观点，这一点在上文已做交代，不再赘述。关于第二点质疑，笔者不是很赞同。虽然我国实行的是专利授权确权与专利侵权救济并行的制度，在专利侵权纠纷案件中，法院无权评价主张权利专利的新颖性、创造性等影响其专利有效性的因素，正如该质疑者指出的，抵触申请抗辩并不（直接）涉及专利的有效性。抵触申请抗辩是比较被控侵权技术方案与抵触申请公开的技术方案，而不是在主张权利的专利的技术方案与抵触申请公开的技术方案之间进行比较。因此，当然也就不涉及对主张权利的专利有效性的评价。在这一点上，笔者认为，抵触申请抗辩与公知技术抗辩是相同的，即都是在被控侵权技术方案与抵触申请公开的技术方案或者公知技术方案之间作比对，与涉案专利的有效性无关。
因此，在假定一审法院的法理分析符合司法机关的职权这一形式要件的前提下，一审法院关于抵触申请抗辩的逻辑推导应该是能够成立的。
不过，需要指出的是，公知技术抗辩的法理基础在于保障公众使用现有技术的自由，而非公知技术不能被划到专利权的保护范围之内。也正是从这个角度而言，不能援引抵触申请进行公知技术抗辩。（北京市第一中级人民法院知识产权庭.侵犯专利权抗辩事由\[M\]：北京：知识产权出版社，2011：38.）至于抵触申请抗辩的法理基础，一审判决从专利权保护范围的角度考虑又似乎是一个务实的态度。
实际上，在本案之前，抵触申请抗辩并不是没有司法实践的尝试。如，北京市高级人民法院《关于专利侵权判定若干问题的意见（试行）》（京高法发\[2001\]229号）即规定：被控侵权的技术方案属于抵触申请或在先申请专利的情况下，不应适用等同原则认定被控侵权物（产品或方法）落人专利权保护范围。《最高人民法院关于处理专利侵权纠纷案件有关问题解决方案草稿》（征求意见稿2003年7月9日）曾试图将已经公开的专利抵触申请纳入公知技术的范畴。在本案之后，最高法院《关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释（征求意见稿）》第17条第2款规定，被诉侵权人以已经公开的专利抵触申请主张不侵权抗辩的，人民法院可以参照适用现有技术抗辩的规定。最高人民法院奚晓明副院长在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话中指出，被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判。（奚晓明.能动司法，服务大局，努力实现知识产权审判工作新发展——在全国法院知识产权审判工作座谈会上的讲话\[R\].2010-04-28.）《最高人民法院关于充分发挥知识产权审判职能作用推动社会主义文化大发展大繁荣和促进经济自主协调发展若干问题的意见》（法发〔2011〕18号）第14条规定，被诉侵权人以实施抵触申请中的技术方案或者外观设计主张其不构成专利侵权的，可以参照现有技术或者现有设计抗辩的审查判断标准予以评判。
可见，经过司法实践经验的积累，“抵触申请抗辩”已经获得了“参照现有技术抗辩”的法律地位。这恰好说明了司法实践对法律制度创设的积极意义，如本案一审判决中的创新性做法还是值得鼓励的。这样，其实又提出了一个问题，即在现行司法体制下，司法实践中如何进行法律规则（制度）创设，或者说，如何协调好司法实践与法律规则（制度）创设的关系？
二、抵触申请抗辩的判定标准
那么，在具体的司法实务中，适用“抵触申请抗辩”时如何进行技术比对？该抗辩成立的标准如何掌握？“参照现有技术抗辩的审查判断标准予以评判”又该作何理解？
有观点认为，在适用“抵触申请抗辩”时，应该以该在先专利与主张权利的专利进行技术比对，如果在先专利已经公开了主张权利的专利中记载的技术特征，则被告抵触申请抗辩成立。如，在邱则有诉上海灵拓建材有限公司等侵害发明专利权纠纷案中，一审法院在评判被告主张的抵触申请抗辩时，认为如果案外人王瑾0013046.9号专利（在先专利，笔者注）公开了原告专利权利要求26所有的技术特征，则被告抵触申请抗辩可以成立。见上海市第一中级人民法院（2008）沪一中民五（知）初字第174号民事判决书。对此，二审法院认为，抵触申请类推适用现有技术抗辩，应当是比较被控侵权技术方案与抵触申请公开的技术方案，一审法院在涉案专利权利要求26记载的技术方案与抵触申请公开的技术方案之间进行比较，应属不当，予以纠正。见上海市高级人民法院（2011）沪高民三（知）终字第77号民事判决书。笔者认为，参照现有技术抗辩的基本原理，实施抵触申请抗辩应该是以在先专利与被控侵权技术作比对，而非以在先专利与主张权利的专利作比对。在“液压摇臂裁断机直联式液压控制装置”再审申请案中，最高人民法院亦指出，在审查现有技术抗辩时，比较方法是将被诉侵权技术方案与现有技术进行对比，而不是将现有技术与专利技术方案进行对比。审查方式则是以专利权利要求为参照，确定被诉侵权技术方案中被指控落入专利权保护范围的技术特征，并判断现有技术是否公开了相同或者等同的技术特征。见最高人民法院（2012）民申字第18号民事裁定书。
在确定了以在先专利与被控侵权技术作比对这一前提的基础上，还得明确二者怎样进行比对以及比对结果满足何种标准才可认定抵触申请抗辩成立。与现有技术抗辩一样，抵触申请抗辩也体现为一种抗辩权（权利抗辩），是针对实体请求权而发生的一种对抗的权利。（北京市第一中级人民法院知识产权庭.侵犯专利权抗辩事由\[M\]：北京：知识产权出版社，2011：30.）为此，抵触申请抗辩的前提是原告的权利主张，即原告首先得明确其主张的专利权及相应的权利要求，确定其专利保护范围，这也是专利侵权诉讼案件审理的第一个步骤。在明确了原告主张的专利权利要求的基础上，需在被控侵权技术方案中寻找是否存在与原告主张的专利权利要求相同或者等同的技术特征，进而判断能否构成相同侵权或者等同侵权。此时，当被告主张抵触申请抗辩时，就应该将被控侵权技术方案中对应于原告主张的权利要求的技术特征与在先专利的技术方案进行比对，如果二者符合“在先公开”关系，被告的抵触申请抗辩就能成立。正如本案一审判决中指出的，只有被控侵权产品（或方法）使用的是在先专利的申请文本中已经公开的技术时，或者可以说，只有在先专利的申请文本中已经公开了被控侵权产品对应于专利技术方案的所有技术特征时，才能认定抵触申请抗辩成立。
三、抵触申请抗辩在本案中的适用
依照上述抵触申请抗辩的比对规则，在本案中，一审法院首先归纳出被控侵权产品对应于（涉案）专利技术方案的技术特征，然后再看对比文件D1（ZL97125489.3）是否已经公开了被控侵权产品的这些技术特征。
对应于涉案专利权利要求2（或称权利要求1加2），被控侵权产品的技术方案为：一种高分断小型断路器，包括由手柄和心轴组成的操作机构、接线装置、包括动铁芯和与动铁芯相连的顶杆的瞬时动作电流脱扣装置和由静触头、动触头、杠杆、轴、锁扣、心轴、跳扣、另一心轴、传动连杆以及触头的支架组成的触头连动装置，其操作机构还设有套嵌于心轴和手柄之间的可转动的臂状部件，该臂状部件一端设有安装套孔，另一端顶部为圆弧面，其旁侧设有能起限位作用的曲形部件，触头的支架与圆弧面对应处亦为相应的圆弧面。
通过对比，一审法院认为，对比文件D1没有公开被控侵权产品的以下技术特征：1.被控侵权产品的瞬时动作电流脱扣装置包括动铁芯和与动铁芯相连的顶杆，而对比文件D1中没有描述电磁脱扣装置的具体结构，因此没有公开被控侵权产品的这一技术特征。2.被控侵权产品之触头连动装置还包括轴、锁扣、心轴、跳扣、另一心轴。3.被控侵权产品的操作机构还设有套嵌于心轴和手柄之间的可转动的臂状部件，该臂状部件一端设有安装套孔，另一端顶部为圆弧面，其旁侧设有能起限位作用的曲形部件，触头的支架与圆弧面对应处亦为相应的圆弧面。上述技术特征1～3在对比文件D1的权利要求书与说明书中没有任何的文字描述，也不是能够从附图中直接地、毫无疑义地确定的技术特征，不能作为已公开的内容。因此，施耐德公司作为抗辩依据的对比文件D1没有公开被控侵权产品对应于专利技术方案的全部技术特征，抵触申请抗辩不成立。

国知动态 guozhi patent news

连载：正泰公司诉施耐德公司等专利侵权案1