连载：OBE公司诉康华公司专利侵权案连载1
发布时间：2015-05-25来源：《从专利诉讼看专利预警》作者：穆颖打印字号：TT
【诉辩主张】
OBE公司于2002年6月24日起诉至一审法院称，其系名称为“弹簧铰链的制造方法”的发明专利的专利权人，康华公司未经其许可，擅自为生产经营目的制造、使用、许诺销售和销售落入涉案专利权保护范围的弹簧铰链产品，构成专利侵权行为。另外，OBE公司还发现康华公司于近年来在全国各地通过制造、销售、许诺销售、使用弹簧铰链产品，已经和正在对涉案专利权造成严重侵害，使其蒙受了重大经济损失。请求一审法院判令康华公司：1.停止侵权行为；2.以公开方式道歉；3.销毁制造侵权产品的模具、工具；4.赔偿经济损失（包括临时保护期内的使用费）415万元；5.承担OBE公司的合理支出（包括律师费、差旅费、调查取证费）。
康华公司辩称，涉案专利方法是4个步骤先后顺延组成的弹簧铰链的制造方法，而康华公司的加工过程是3个加工单元组合，顺序可调，不具有先后顺延的特征，故没有落入涉案专利权的保护范围。此外，康华公司还主张，涉案专利方法的第二步是切割，切割后的区域不脱离金属带材，康华公司的加工过程是“冲裁落料”，涉案专利方法的第三步是“冲压后形成一圆形部件”，康华公司是采用“模锻”，前者是机械操作，后者是手工结合机械操作，因此，二者方法不同，效果也不同。故称被控侵权产品并未落入涉案专利权的保护范围。
【法律点评】
OBE诉康华案主要涉及在方法专利的权利要求没有明确限定步骤顺序的情况下，应当如何确定方法专利权的保护范围。
一、方法专利中步骤顺序的作用
根据我国《专利法》的规定，发明专利包括产品专利和方法专利两种基本类型。通常,《专利法》上的产品,可以是一个独立、完整的产品,也可以是一个设备或者仪器中的零部件。主要包括:制造品,如机器、设备以及各种用品;材料,如各种合成物或者化合物;具有新用途的产品。而方法则是由一系列步骤构成的一个完整的过程。主要包括:制造特定产品的方法;以及其他方法,如产品的使用方法、通讯方法、处理方法、产品特定用途的方法和产品的新用途方法等。
方法发明专利与产品发明专利的一个主要的区别在于,方法专利的核心并不在于对物体本身的创新和改进，而是提出新的加工、操作、使用方法，因此，方法发明专利作为一项技术方案在其必要特征构成上包含有时间因素,即方法发明专利通常是由多个行为或者若干现象、步骤,按照一定的规则,在时间上逐步展开而成,这其中必然包含着时间延续的因素。例如,制造半导体集成电路的方法就是由氧化、刻蚀、扩散或离子注入、淀积等多个步骤的反复操作而构成。又比如,某专利的独立权利要求即为“一种从合成氨变换气中脱除二氧化碳的变压吸附法,其特征是采用多床真空变压吸附,每个吸附床在一次循环中依次经历吸附，均压降、逆向降压、抽空、均压升、最终升压等变压吸附工艺所要求的各步骤”。可以看出,在方法发明专利中,其所包含的步骤，各个步骤之间的关系及条件是其技术方案中必不可少的核心部分。
二、专利保护范围界定原则在本案中的体现
专利权人在对方法专利中的步骤进行限定时，往往会采取一些特别的方法表达步骤顺序，其中使用表示时间关系的连词的方法最为多见。例如，首先、其次、最后等，是最为常见的方式。然而，在有些方法专利中，其并未对各个步骤之间的顺序进行明确的限定，在确定其保护范围时，是否要考虑各个步骤之间的时间顺序？以及应当如何确定该权利要求的保护范围呢？
（一）专利保护范围的界定原则
就发明专利而言,其专利权的效力范围,实际上就是《专利法》所要保护专利权利要求的技术特征的集合，这种技术特征在申请专利时可以作为权利要求记载于权利要求书中,怎样理解权利要求,也就是保护范围的界定原则,世界各国通说有以下3种。
1.周边限定原则
周边限定原则是指专利权的权利保护范围完全由描述权利要求的文字字面含义所决定,在解释权利要求时,必须严格地按照权利要求书的字面含义进行，权利要求书所记载的权利范围是确定专利权保护范围的最大限度,任何扩大的解释都是不允许的,专利权人行使其权利必须受该范围的限制。
在司法实务中,应用该原则操作比较简单同时也不需要很强的专业知识素养,比较容易掌握。因此为世界各国的司法界所普遍接受,其中典型的代表是1978年前的英国。尹新天.专利权的保护\[M\]：北京：知识产权出版社，2005：213.虽然该原则有其优点,但是也存在不足,特别是在给予专利权人公正的法律保护方面还存在一定的缺陷，由于文字本身的局限性易造成对权利要求书解释过于狭窄。为了使自己的发明创造得到充分保护，专利权人必须撰写一个清楚限定并且覆盖了专利技术方案全部变化的权利要求书，这样的要求过于苛刻了。
2.中心限定原则
中心限定原则是指专利权保护范围的确定是以专利的权利要求书作为主要依据,但并不仅仅拘泥于权利要求的文字意思,而是应该根据说明书以及附图全面的考察该技术方案的目的、性质,最终确定以权利要求书为中心的专利保护范围。尹新天.专利权的保护\[M\]：北京：知识产权出版社，2005：422.该原则给予了专利权人比较全面的保护,在解释专利权的权利保护范围时能够把与其技术方案相同或者共通的技术方案都纳入专利权利要求的保护范围内。这种解释原则是专利人所欢迎的,但是在某种程度上来说是以牺牲公众对专利的确定性为代价的。郑成思.知识产权论\[M\].3版.北京：法律出版社，2005：299.这与专利制度建立的初衷相悖,同时对法律的稳定性也提出了挑战,不利于经济社会的稳定。
3.折衷原则
折衷原则是指在确定专利保护范围要以权利要求书中的权利要求内容为依据,说明书以及附图可以用作解释权利要求。程永顺.专利侵权判定实务\[M\].北京：法律出版社，2002：186.折衷原则是专利制度发展到一定程度的必然产物,该原则综合了上述两个原则的优点,既给予了专利权的公正全面的保护又给予了社会公众一定的确定性。在专利纠纷实务中,对法官的素质要求比较高,在采用此原则的前提下,给予了法官较大的自由裁量权,在处理个案纠纷中有较大的灵活性。现阶段大多数国家,都逐步采用了折衷原则,相比较而言该原则比较合理地调和了专利权的保护和社会公众对专利的确定性这一对矛盾。该原则的典型代表是《欧洲专利公约》，该条约一直采用折衷原则。
（二）本案适用的原则
本案的争议焦点之一,康华公司被控侵权技术方案是否落入涉案专利权的保护范围。首先，由于我国《专利法》于2008年进行了修订，所以，本案要先解决新旧法律的适用问题。由于涉案专利申请日早于2001年，因此，应当适用2001年《专利法》的相关规定。2001年《专利法》第56条第1款规定:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求。2008年《专利法》对该条并没有做内容上的修改，仅仅是该法律条款在2008年修订后调整为第59条第1款。由此可以看出,我国《专利法》采用了上述界定原则中的第三种原则即折衷原则。笔者严格按照法律的规定以及自己对折衷原则的理解,分析该原则在本案中的具体运用,详细论述如下。
本案一审法院在认定涉案专利的权利保护范围时,以涉案专利的权利要求1表达的字面内容为准概括了该专利的必要技术特征,解释了该专利的权利保护范围。具体的做法是将涉案的专利技术方案分解为4个步骤,把被控技术方案的方法分解为3个步骤,把两种方法进行比对,最后得出侵权的结论,判定康华公司承担专利侵权责任。然而，笔者认为一审法院只是以涉案专利权利要求为准解释权利保护范围,没有结合说明书和附图对专利技术方案进行进一步的解释。
二审法院在专利的权利保护范围的认定中,采用了折衷原则,不但以专利的权利要求1字面内容为基础,而且在解释专利的保护范围时结合了说明书的内容。二审法院根据专利说明书内容得出结论,涉案专利的技术方案的实施步骤是有先后顺序的,并且是建立在铰接件的毛坯件与金属带材不分离的基础上才能实现专利的发明目的。被控康华公司的技术方案是一种比较落后的工艺,不能产生专利技术方案的效果,据此认定专利侵权不成立。再审法院也是应用折衷原则对涉案专利的权利保护范围进行解释,还结合说明书以及附图内容更详细地进行了说理，并最终驳回了OBE公司的再审申请。
笔者认为,二审法院和再审法院结合涉案专利的权利要求和说明书对它具体的保护范围进行界定,体现了折衷原则在实务中的具体应用,同时与我国《专利法》第59条第1款的规定也是一脉相承的。
三、方法专利中的步骤顺序的确定
在有些方法专利中，权利要求并未对各个步骤之间的顺序进行明确的限定，在确定其保护范围时是否要考虑各个步骤之间的时间顺序？又如何考虑各个步骤之间的时间顺序呢？
（一）肯定步骤顺序在方法专利中的限定作用
笔者认为，由于方法专利保护的是包括有时间过程要素的活动，具有时间性和顺序性的特点。因此，在某些情况下，方法专利权利要求中的各个步骤或者某些步骤必须按照特定的顺序方能实施。如果以其他的顺序实施各步骤，或者在技术上不具有可行性，或者无法解决方法专利所要解决的技术问题，实现所要达到的技术效果。因此，对于存在特定的步骤顺序的方法发明，步骤本身以及步骤之间的顺序均属于方法专利的必要技术特征，应对专利权的保护范围起到限定作用。
其次，由于现行法律没有对是否应当在方法专利的权利要求中限定步骤的实施顺序进行规定，在权利要求没有对步骤顺序进行明确限定时，国务院专利行政部门在专利授权、确权程序中的解释规则和方法也存在分歧。有些审查员认为，既然没有限定顺序，就应当解释为能够以任意顺序实施各步骤。但也有相当一部分审查员认为，权利要求对各步骤记载的顺序，就是该技术方案的各步骤的当然顺序，故应根据各步骤在权利要求中记载的顺序对权利要求进行审查。
再次，根据《专利法》第56条第1款的规定，说明书和附图可以用于解释权利要求，通过分析说明书及附图中记载的技术内容，能够查明在权利要求中记载的看似独立的各步骤之间，客观上存在特定的逻辑关系，而该逻辑关系决定了各步骤必须按照特定的顺序方能实施。
此外，专利权人有时也会在说明书或者意见陈述书中对步骤顺序进行明确的限定，因此，在侵权诉讼中，不应以权利要求没有对步骤顺序进行限定为由，不考虑步骤顺序对专利权保护范围的限定作用。
（二）美国审查及司法解释的借鉴意义
关于步骤顺序对方法专利权保护范围的限定作用，美国联邦巡回上诉法院在Interactive Gift Express,Inc.v.Compuserve Inc.256 F.3d 1323.案中指出：“除非方法中确实限定了步骤顺序，各步骤通常不应当解释为需要一个顺序，但该结论亦有例外，即方法步骤隐含地限定了需要以撰写的顺序实施。”在后来的Altiris,Inc.v.Symantec Corp.318 F.3d 1363.案中，美国联邦巡回上诉法院进一步阐述道：“Interactive Gift案采取了一个两步测试法，以确定如果一项方法权利要求没有对步骤顺序进行限定，各步骤是否必须以撰写的顺序实施。首先，我们审视权利要求的用语，从逻辑上或者语法上确定方法步骤是否必须以撰写的顺序实施。例如，在Loral Fairchild Corp.v.Sony Electronics Corp.181 F.3d 1313.案中，由于第二个步骤限定了将第二结构与在先步骤形成的第一结构对准，我们认为权利要求用语本身即表明步骤必须以撰写的顺序实施。在Mantech Envtl.Corp.v.Hudson Envtl.Servs.Inc.152 F.3d 1368.案中，由于每一个在后的步骤引用了某些东西，逻辑上表明在先的步骤必然已实施，因此认为方法权利要求的步骤必须以撰写的顺序实施。如果第一步的结论是‘否’，我们接下来审视说明书的其他部分，以确定其中是否直接或者隐含地限定了一个如此窄的解释。如果仍然不是，则不应当将步骤的撰写顺序作为专利权保护范围的限定条件。”(杜微科.方法专利中步骤顺序的确定及其作用\[J\].人民司法案例，2009（20）.)
美国的专利审查、审判实践表明，对于权利要求没有明确限定步骤顺序的方法专利，在确定专利权保护范围时强调既不能将不属于权利要求的限定读入权利要求，也不能不考虑步骤间可能存在的特定顺序，以及该顺序对专利权保护范围的限定作用。在确定步骤顺序时，权利要求的文字含义、步骤间的逻辑关系以及专利权人在说明书中对步骤顺序的明确限定是重要的考量因素。
（三）确定方法专利步骤顺序的具体方法
1.避免对步骤顺序的解释过于狭窄
在确定方法专利的步骤顺序时，还应注意避免走入另一个极端，即将专利权的保护范围限定为只包括各个步骤依顺序实施的技术方案。确定专利权保护范围的依据是权利要求的内容，即权利要求中记载的各个技术特征，对于没有记载在权利要求中的技术特征，不宜轻易将其解释进权利要求，否则会不合理地缩小专利权的保护范围，损害权利要求公示专利权保护范围的重要作用。虽然在具体实施方法专利时，客观上各个步骤必然是以一定的顺序实施的，并且专利权人一般情况下亦根据各步骤的实施顺序撰写方法专利的权利要求，各个步骤通常即按照实施的先后顺序依次排列在权利要求中，但是，这并不意味着在确定专利权的保护范围时可以将步骤的排列顺序等价于各步骤唯一的实施顺序，将权利要求的文字排列作为限定专利权保护范围的技术特征。
2.结合技术问题和技术效果
对于权利要求没有明确限定步骤顺序的方法专利，在确定其保护范围时还应当考虑专利所要解决的技术问题和实现的技术效果，如果以某顺序实施各步骤无法解决方法专利所要解决的技术问题，无法实现相应的技术效果，则不应当将依照该顺序实施各步骤的技术方案纳入方法专利权的保护范围。例如一项制造某化合物X的方法专利，权利要求被撰写为“一种制造X的方法，包括步骤A；步骤B；步骤C”，该权利要求没有对步骤顺序进行限定。根据说明书记载的具体实施方式，依次实施步骤A、B、C可以制造出化合物X，能够实现方法专利的发明目的，则专利权的保护范围应该覆盖依次实施步骤A、B、C的技术方案。相反，如果依次实施步骤A、C、B只能获得化合物Y，并不能获得化合物X，即不能解决发明所要解决的技术问题，实现发明所要达到的技术效果，那么依次实施步骤A、C、B的技术方案就不应当落入方法专利权的保护范围。
具体到本案，关于权利要求1请求保护的弹簧铰链的制造方法，涉案专利的说明书及附图中分别记载了两个实施例。其中在实施例1中，供料步骤、切割步骤、冲压步骤、冲孔步骤依次实施；而在实施例2中，供料步骤、切割步骤、冲孔步骤、冲压步骤依次实施，即相对于实施例1，实施例2中冲压步骤和冲孔步骤的顺序进行了调换。本领域普通技术人员根据上述实施例，可以确定涉案专利中的冲压步骤和冲孔步骤的实施顺序是可以调换的，在切割步骤之后，不论是先实施冲压步骤，还是先实施冲孔步骤,N都同样能够完成铰接件的制造，并且调换两步骤的顺序所能实现的技术效果也是相同的。说明书中也并没有明确地将涉案专利方法限定为只能按照唯一的顺序实施各步骤，因此，根据涉案专利的权利要求、说明书和附图，并不能得出各个步骤必须依序实施、步骤顺序不可调换的结论。通过分析权利要求请求保护的整体技术方案以及各步骤之间的逻辑关系，可以进一步确定各步骤之间是否存在特定的实施顺序。涉案专利的权利要求1中包括4个步骤：首先，供料步骤的作用在于为其他的步骤提供金属带作为加工材料，因此，供料步骤必须在其他步骤之前首先实施。其次，切割步骤的作用是从作为加工材料的金属带上切割出大致与铰接件外形一致的区域，由于冲压步骤是对由切割步骤制成的“用于形成凸肩9的基本形状”进行冲压，冲孔步骤是在由切割步骤制成的特定区域内制作铰接孔，并且说明书中没有记载可以在切割步骤之前实施冲孔步骤或冲压步骤的技术内容，也没有给出相关的技术启示，本领域普通技术人员也难于预见到在切割步骤之前实施冲孔步骤或冲压步骤也能够解决涉案专利所要解决的技术问题，达到相同的技术效果，因此，权利要求1中的切割步骤应当在冲压步骤和冲孔步骤之前实施。基于上述理由，第980号民事裁定最终认定涉案专利权利要求1中的4个步骤并不是必须依序实施，而是应当按照供料步骤、切割步骤、冲压步骤或冲孔步骤的顺序实施，各个步骤之间具有特定的顺序。
在专利侵权诉讼中，确定专利权的保护范围是一项极其重要的基础性工作，查明方法专利权利要求中的各步骤是否存在特定的实施顺序，对于确定被控侵权方法是否侵权、是字面侵权还是等同侵权往往具有决定性的影响。确定专利权的保护范围时，一方面应当充分尊重权利要求的公示和划界作用，另一方面应当注重权利要求解释规则的合法性、合理性和可预见性，有效维护社会公众与专利权人的利益平衡。在方法专利的权利要求没有限定步骤顺序的情况下，应当综合考虑说明书和附图中记载的发明所要解决的技术问题、实现的技术效果、具体实施方式，以及权利要求的整体技术方案和各步骤之间的逻辑关系，查明各步骤之间是否存在特定的实施顺序，并在此基础上合理地确定专利权的保护范围。
