连载：OBE公司诉康华公司专利侵权案连载2

发布时间：2015-05-25来源：《从专利诉讼看专利预警》作者：邵烨打印字号：TT

【预警启示】
小小铰链是沿用中国传统工艺，还是侵犯了他人专利？为此，国内一家普通民企康华公司与跨国巨头OBE公司打了一场近10年的侵权官司，才尘埃落定、险中取胜。事实上，如果康华公司从一开始就能够提出其铰链是采用在OBE公司专利申请之前就存在的传统工艺制造的证据，何须纠缠近10年的时间来赢得这场胜利呢。
一、如何保护传统工艺以免受专利攻击
当接到OBE公司发来的警告侵权行为的律师函时，康华公司感到非常意外：“我们怎么可能侵权呢？玉环生产这种弹簧铰链已有30多年了，一直沿用的是传统的加工工艺，与OBE公司的生产工艺完全不一样。”而这场官司的焦点就在于是“沿用传统工艺”还是“侵犯专利权”的认定上。可见，传统工艺也可能会受到专利侵权诉讼的困扰。传统工艺背后衬托着传统产业，OBE公司状告康华公司侵犯工艺专利权，实际上是对整个玉环地区传统眼镜产业的打压。因而如何保护传统工艺不受专利攻击就成为关系到整个产业的大事。
一般来说，沿用传统工艺不存在侵权风险，前提是能够提供充分证据证明是传统工艺。若事先没有做好准备，一旦面临诉讼，在时间紧张、取证困难的压力下，往往会使企业匆忙应对，导致蒙受不应有的损失。为了有效保护传统工艺和传统产业，可采取以下措施。
（1）防御性公开
防御性公开是指将一项技术或设计向公众公开，以阻止他人对该技术或设计获得专利权，从而为所有人实施该技术或设计提供一定的运作自由。防御性公开根据公开的形式分为两种，即专利防御性公开和非专利防御性公开。相对于专利申请，非专利技术文献的公开更加廉价、快捷，且形式更加自由，可以公开不可专利的技术资料、宣传画册、产品说明，甚至包括实物照片、图像文件和音频资料等。因而很多跨国公司都采用非专利公开的形式进行防御，比如由IBM等公司打造的IP.com网络平台等。
为了保护传统工艺，可以将该传统工艺以专利申请或者非专利如期刊等形式进行公开，使该传统工艺成为公众可获得的技术，断绝有关妄想垄断该工艺技术的申请获得稳定专利权的可能，从而实现防御效果。
当然，这样的公开并不要求每个企业完全暴露自身的技术秘密。合适的方式是将专利申请和技术秘密相结合，将企业技术分解为可以公开的部分内容和需要保密的技术秘密。比如将技术的工艺步骤公开，但将其中的关键参数进行适当保密，这样，既能防止泄露企业技术秘密，也能通过公开的方式达到防御的目的。
（2）设计资料留档
一旦涉及侵权诉讼，证据就成为影响整个案件进程至关重要的因素。但由于应诉时法律规定的答辩和证据准备时间较短，并且对于证据的形式和完整性有着严格的要求，往往使得临时采集证据变得困难重重。在此案中，虽然康华公司一再声称采用的是30多年以前就有的传统工艺，但是庭审阶段却没有提供相关的证据进行公知技术抗辩，无非是没有保留相关证据或是没有充足的时间去采集相关证据。因而，企业在日常生产或研发过程中应留心尽可能保存各类档案资料，包括产品在先公开的文献、企业的研发档案、设计图纸、产品原型、操作规程、销售记录、发票等资料。即便是口口相传延续多年传统工艺，企业也应提早补充和整理好上述资料，甚至可考虑通过录像的方式来保存整个工艺流程，必要时企业还可通过公证的方式进行证据采集，以确保证据的法律效力。从而即使面临侵权诉讼，也有足够的证据来进行现有技术抗辩，或者是先用权抗辩。
二、如何开展规避设计以避免专利侵权
在最高院对于康华案的裁定中认为：存在步骤顺序的方法发明，步骤本身以及步骤之间的顺序均应对专利权的保护起到限定作用。而康华公司的实施工艺的步骤顺序与OBE公司涉嫌被侵权的方法权利要求的实施顺序不一致，最终裁定康华公司不侵权。换个角度来看，针对OBE公司涉嫌被侵权的方法权利要求，康华公司作了一次无意识的专利规避设计。
专利规避设计（或称回避设计，design around）是一项源于美国的合法竞争行为，其是为了避开竞争对手的专利权而进行的设计过程，并产生不相同也不等同于受专利保护的新技术或新设计。由于我国技术发展相对发达国家存在一定差距，绝大多数核心技术掌握在国际跨国公司手中，因而对于国内企业来说，通过专利规避设计突破跨国公司设置的专利壁垒是一项迫切的重要任务。另外，从本质上看，专利规避设计是一种研发活动，做好规避设计，不仅能避免侵权威胁，还可能产出可专利保护的新技术，并由此壮大企业的知识产权实力。
专利规避设计需要结合专利、技术以及市场等多方人员，虽然最终设计的是一项新技术，但也必须从法律、市场两方面充分考量。成功的专利规避设计必须满足两个条件，即在法律上不会被判专利侵权和在市场中保持商业竞争力。不侵权是法律上对于规避设计的基本要求，也是设计底线；保持竞争力则是为了获利而必须考虑的，不能为了单纯的规避而规避，使成本过高或产品缺陷明显而丧失竞争力。
对于发明和实用新型专利的规避设计，一般有以下基本方法。
（1）不完全实施付丽莎.技术变劣行为是否构成专利权侵害\[D\].华中科技大学，2010.
最高院的有关司法解释规定了专利侵权判定中的全面覆盖原则：“……被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比，缺少权利要求记载的一个以上的技术特征，或者有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”
不完全实施是指省略专利技术的某个或某几个技术特征的行为，由此可能会相对降低技术效果或者减少功能。由于省略了某个或某几个技术特征，因而相对于专利保护的技术方案，不完全实施的技术不符合“全面覆盖原则”，也就不会构成权利侵权。虽然“不完全实施”能规避他人专利权，但由此带来的降低效果、减少功能的负面效应也可能会影响到产品的市场竞争力。可见，不完全实施是一种以牺牲部分市场竞争力为代价来突破专利壁垒的行为。专利权人出于对产品市场的错误评估或者其他主观因素，在权利要求中写入一个或多个对市场竞争力影响不大的技术特征时，应用“不完全实施”进行专利规避是理想的方式。这时，通过不实施对市场竞争力影响不大的技术特征，既能有效地规避他人专利权，又不会过大地损失市场竞争力。
在一专利侵权案件中，参见河北省高级人民法院（2003）冀民三终字第52号民事判决书。原告的专利保护一种安全电热毯，是由电加热系统和包覆层组成，其特征在于电加热系统由电热丝、套在电热丝外并两端封闭的软套管、夹在电热丝与套管之间的传热液构成。而被控侵权物缺少传热液这一技术特征，法院终审判决被控侵权物不构成专利侵权。这是不完全实施的典型案例。通过在产品中缺省技术特征“传热液”，虽然在传热效果上会有所减弱，但却有效避免了专利侵权。
（2）非等同替换至少一个技术特征
“等同原则”也是侵权判定中的重要原则，最高院的相关司法解释中的规定如下：“……被诉侵权技术方案的技术特征与权利要求记载的全部技术特征相比……有一个以上技术特征不相同也不等同的，人民法院应当认定其没有落入专利权的保护范围。”由此，为了避免落入专利权的保护范围，非等同替换专利技术中的至少一个特征也是容易想到的规避方式。非等同替换是指新采用的特征与被替换的特征是非等同特征。因为当相对于专利技术，采用替换其中一个或多个技术特征的方式进行规避设计时，尽管设计的产品或方法字面上不侵权，但仍然需要考量采用的替换特征是否与被替换的技术特征构成等同特征，若等同，进行替换设计后的方案相对专利技术仍可能构成等同侵权。等同特征是指与所记载的技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且是本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到的特征。参见《最高人民法院关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》。
采用替换的方式进行规避设计，替换的特征越多，侵权的可能性越小。当进行等价替换或者替换后的特征取得的效果不如被替换的特征时，可能被判定侵权；如果替换后使原技术方案有了实质性进步，则非但不构成侵权，且该新的技术方案还可能被专利保护，成为企业知识产权的一部分。这也是为什么规避设计属于研发活动的原因之一。
由于康华公司的工序步骤与OBE涉嫌专利的工艺步骤不一致，可以看成是针对OBE涉嫌专利，康华公司非有意识地开展了非等同替换的规避设计，将涉嫌专利中的步骤顺序特征非等同替换为康华公司的工艺采用的步骤顺序，因而使替换后的技术方案不侵权。
（3）采用专利权人为获得专利而放弃的技术方案
最高院的有关司法解释规定了专利侵权判定中的禁止反悔原则：“专利申请人、专利权人在专利授权或者无效宣告程序中，通过对权利要求、说明书的修改或者意见陈述而放弃的技术方案，权利人在侵犯专利纠纷案件中又将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”根据上述原则，实施专利权人在行政审批或者在无效程序过程中放弃的技术方案，是不侵犯专利权人的专利权的。因而，在专利规避设计中，应该仔细查阅该专利的审查和无效程序中的文件，包括审查意见通知书、意见陈述书、提交的修改文件等，从中发现被专利权人通过修改或者陈述的方式放弃的技术方案，实施这些为获得专利而被专利权人放弃的技术方案即构成对该专利的规避。
（4）采用说明书及附图记载、但未记载在权利要求书中的技术方案
最高院的有关司法解释规定了专利侵权判定中的捐献原则：“对于仅在说明书或者附图中描述而在权利要求中未记载的技术方案，权利人在侵犯专利纠纷案件中将其纳入专利权保护范围的，人民法院不予支持。”上述在说明书中公开但没有请求保护的技术方案就被认为捐献给了公众。根据捐献原则，实施这些采用说明书及附图记载、但未记载在权利要求书中的技术方案不会侵犯专利权。
（5）采用现有技术、过期和失效专利技术
专利保护具有时间限制和地域限制，并且在获取专利权保护后还需要缴纳维持费，因而相对于被专利保护的技术而言，还有更多的专利文献或者由于过了保护期，或者没有缴纳维持费而失效，或者某些专利只在部分地区被保护，或者在专利申请公开后没有获得授权，那么这些专利文献就成为了可被参考和利用的技术文献。在规避设计时，充分利用与被规避专利相关的现有技术、过期和失效专利，特别是被规避专利的背景技术文件和引证文件，能起到事半功倍的效果。
上述给出的规避设计方法一般是针对已知的授权专利开展，其目的是规避某个或某些专利，但规避设计后的技术是否侵犯其他有效专利，还需另行判定。

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