国知•医药高端IP沙龙研讨问题汇编（九）

发布时间：2016-08-08来源：国知预警微信公众号作者：打印字号：TT

研讨问题：专利申请的优先权恢复

优先权为一项重要的权利。在专利申请的过程中，合理、正确地利用优先权制度，据此借助专利制度充分保护创新主体的创新成果。《中华人民共和国专利法》（下称《专利法》）第二十九条规定了申请人要求优先权及其期限的相关要求，并规定应当符合专利法三十条、《中华人民共和国专利法实施细则》（下称《实施细则》）第三十一条和三十二条以及巴黎公约的有关规定。

优先权期限为刚性期限。《实施细则》第六条第一款和第二款规定了当事人因不可抗拒的事由或因其他正当理由延误《专利法》或《实施细则》规定的期限或者国务院专利行政部门指定的期限而导致其权利丧失的，可以向国务院专利行政部门请求恢复权利。第五款给出了请求恢复权利不适用的条款，包括《专利法》第二十九条规定的要求优先权的规定期限。为此，申请人应该特别重视优先权期限，如期完成专利申请的提交及要求优先权等工作。若不幸延误了优先权期限，应当充分利用《PCT条约实施细则》（2007年4月1日生效，下称《PCT细则》）中规定的国际申请优先权恢复程序加以救济。国知专利预警现与大家分享一则专利咨询案例。

案情简介

2015年6月5日，申请人（个人）委托代理机构提交了一件发明专利申请（下称在先申请）。代理机构在提交发明专利申请时，一并提交了发明专利申请提前公布声明。2015年7月17日，基于某种考虑，代理机构未经申请人授权，越权代表申请人在撤回专利申请声明上签字，并据此向国家知识产权局专利局（下称专利局）提交了撤回在先申请的请求。2015年7月22日，专利局就在先申请发出了手续合格通知书，并表示已做好公布准备，将予以公布。代理机构收到该通知时，没有与专利局就协调解决在先申请公开出版的问题进行工作沟通。2015年8月12日，在先申请被公开。2015年9月30日，基于在先申请完善后的技术方案，代理机构在新的申请文件中融入在先申请记载的技术方案，据此提交了新的专利申请（下称本申请），但没有要求在先申请的优先权。本案的时间轴事件如图1所示。

图1 本案时间轴事件

代理机构在办理前述事项时，没有与申请人进行充分沟通，致使申请人对前述事件并不知情。根据《实施细则》第三十六条的规定，申请人无正当理由不得请求撤销撤回专利申请的声明。撤回专利申请的声明是在专利申请完成印刷准备工作后提出的，申请文件照常公布或者公告，但审查程序终止。在先申请要求撤回后又被公开，既不得请求撤销撤回专利申请的声明，又由此导致审查程序终止，即在先申请被视为审查程序中止的、公开的专利申请技术。在本申请的实质审查过程中，审查员以在先申请为现有技术，评述了本申请的创造性。由于在先申请公开该发明创造的核心技术内容，申请人在收到有关本申请的第一次审查意见通知书时，难以通过意见陈述和修改申请文件充分说明本申请相对于在先申请公开的技术内容具备创造性。至此，申请人即将面临难以获得专利权、创新成果难以获得专利保护的困境。

应当如何充分利用专利制度最大限度保障申请人的权益呢？

解决方案一

要求在先申请的优先权与依据《PCT细则》要求恢复优先权。

截止2016年07月12日（即咨询当日），在先申请已超过规定的要求优先权的期限（12个月）。根据《实施细则》第六条第五款和《巴黎条约》第四条[1]的规定，申请人不能恢复要求在先申请优先权的权利，并据此提交国内专利申请或者向其他国家/地区提交专利申请。

《PCT细则》对优先权恢复程序做了规定，即在满足一定条件的情况下，申请人即使在12个月的优先权期限过期之后（但要求在14个月以内），仍可以向受理局递交国际申请，并仍能享有该项优先权。基于《PCT细则》要求恢复优先权的条件是：（i）尽管已采取了适当的注意，但仍出现了未满足期限的疏忽（下称适当注意）；或者（ii）非故意的。

就本案而言，在先申请的提交日迄今还不足14个月（其绝限为2016年8月5日），仍可以要求在先申请的优先权，向受理局（包括国家知识产权局）提出PCT申请。依据《PCT细则》，各受理局和指定局对有关优先权恢复的条款有权予以保留。对优先权恢复条款未作保留的指定局会接受该指定局适用标准的恢复优先权的决定，而做出保留的指定局不接受受理局恢复优先权的决定。予以保留权利的国家/地区见表1。

表1 作为受理局/指定局[2]对优先权恢复予以保留的国家/地区[3]

由表1可见，韩国、德国、印度等二十个国家无论作为受理局还是指定局，均不接受恢复优先权请求；中国作为受理局接受《PCT细则》的优先权恢复条款，但作为指定局予以保留。换而言之，国家知识产权局作为PCT专利申请的受理局，接受《PCT细则》关于优先权的恢复，但在该PCT申请进入中国国家阶段时，对优先权恢复持保留意见，不予恢复。其他国家或地区类似。

部分未作保留的受理局/指定局的恢复标准见表2。

表2 主要未作保留的受理局/指定局的恢复标准[4]

由表2可见，美国、欧洲、日本等国家/地区作为指定局对条款未作保留，但存在不同的恢复标准。

就本案而言，若申请人能够证明其延误满足非故意和/或适当注意：例如，提交过大量的专利申请，具备良好的专利管理能力，并提供证明材料（专利证书、官方网站公布数据、专利申请量等）；系统管理着多件专利申请，并提供证据支持（系统说明书、系统截屏等）；按照常规的操作流程进行操作，没有重大失误，并提供证据支持（公司操作流程文件、系统截屏、办公系统截屏等）；难以预料的原因或其它合理的客观情况而导致的意外。其有关优先权的恢复请求可在上述国家和/或地区获得认可。

解决方案二

主张非真正专利申请拥有人的恶意撤回而撤销撤回专利申请的声明。

依据《专利审查指南》（2010版）第一部分第一章第6.6节的规定，“但在申请权非真正拥有人恶意撤回专利申请后，申请权真正拥有人（应当提交生效的法律文书来证明）可要求撤销撤回专利申请的声明”。

就本案而言，代理机构未经申请人授权许可，越权代表申请人做了“发明专利提前公布声明”、“撤回专利申请的声明”，且在收到在先申请准备进入公布印刷通知后，又怠于履行义务，未积极与专利局沟通协调终止在先申请的公布印刷等事宜，且在提交本申请时，没有充分利用专利制度，要求在先申请的优先权，也未在在先申请的优先权期限内要求在先申请优先权重新提出新的申请。代理机构为申请权非真正拥有人，且其未经申请人授权许可，越权代表申请人做出了撤回专利申请的声明，属于《专利审查指南》规定的“可要求撤回专利申请的声明”的情况。不过，申请人在向专利局要求撤销“撤回专利申请的声明”时，需提供生效的法律文书，如中级人民法院的生效判决书。目前，此案正在审理中。

Tips

1、专利申请提前公开声明能够使发明专利申请更早地公开（就本案而言，自在先申请的申请日起67天在先申请被公开）。申请日至公开日期间为发明专利申请的保密期。保密期内，他人不能知晓专利申请的内容，也不能由此知晓创新主体的投资方向和专利产出。并且，创新主体可充分利用保密期（多次）完善技术创新成果以及在先申请中的相关技术内容，并在在先申请的优先权期限内，要求（多个）在先申请的优先权，（合案）提交新申请。为此，是否需要办理专利申请提前公开声明需要结合创新规划及创新进展，从时间、技术、市场等多个维度进行综合考量，做好创新成果的专利挖掘与战略布局，充分利用专利制度保护创新成果，进而保障创新投资收益。

2、慎重提出撤回专利申请的声明。根据《实施细则》第三十二条第三款的规定，申请人要求本国优先权[5]的，其在先申请自在后申请提出之日起即视为撤回。在先申请提交后，创新主体对在先申请有着技术改进，并希望将改进的技术内容融入新的专利申请（国内），可在优先权期限内，要求在先申请的本国优先权而使其视为撤回，而不用主动撤回。即使在主动做出撤回声明前，创新主体应当与专利局初审流程部进行工作沟通，充分了解待撤申请所处流程，进而分析撤回声明所带来的后果，并选择合适的处理方式。

3、优先权为非常重要的刚性期限，优先权恢复是不得已而为之的、有限制条件的补救措施。在加强专利管理的同时，创新主体应在优先权期限内要求优先权，递交本国申请、他国申请或PCT国际申请。避免超过优先权期限及其恢复期限而不能要求优先权，进而影响创新成果获得应有的专利保护。

4、创新主体应当加强对其拥有专利的规范管理。一方面及时完成专利申请的提交工作。另一方面若不幸延误了优先权期限，也方便采用已经尽到“适当注意”的情况，获得恢复优先权的补救机会。

[1] 《巴黎条约》第四条规定，自在先申请日起，只有在十二个月内当其向《巴黎公约》缔约国提出专利申请的，才可以主张优先权。

[2] 受理局：受理国际申请的国家局或政府间组织。指定局：申请人在国际申请中指明要求该国对其发明给予保护的缔约国的国家局或政府组织。

[3] 数据来源：www.wipo.int/pct/zh/texts/restoration.html

[4] 数据来源：www.wipo.int/pct/zh/texts/restoration.html

[5] 《专利法》第29条第二款规定，申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。这种优先权称为本国优先权。

作者：冯清伟吴斌

审核：李哲

编辑：尹玮侯璐瑶

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