第三章 京企涉案启示和建议
3.2 应诉决策
3.2.1 是否应诉
一旦涉案，企业首先应根据案件的具体情况尽快决定是否应诉，通常需要权衡的因素包括企业类型、市场份额、法律投资、诉讼成本、发起目的和败诉风险等，正确决策的做出往往有赖于企业前期就法律风险的评估和知识产权储备的积累，还需要对申请人发起调查的真实目的进行正确预判，从市场上配合应诉战略，测算应诉成本、不应诉带来的实际和潜在损失。由于337调查时间短、花费高且程序复杂，很多中国企业往往消极应对，尤其在企业认为其产品在美所占市场份额较小，或美国市场潜力有限的情况下，涉案企业通常会选择缺席调查，主动放弃美国市场。而缺席调查通常将会导致企业直接被认定侵权成立，被判败诉将导致企业被驱逐出美国市场，或需要支付巨额的赔偿金和不公平竞争所获得的利润等。337调查的涉案企业可分为生产商、销售商、品牌商等类型，可包括相关产品的上游厂商和下游厂商。就品牌商或上游厂商而言，被诉结果将给企业的品牌和公关形象带来长期的负面影响，对生产商而言，如果缺席调查，需要考虑申请人可能在尝到甜头后进一步在美以外的市场继续发难，继续压缩企业的海外市场份额。
3.2.2 应诉技巧
面对337调查，涉案企业应在法律上积极应对，确定全面缜密的应对策略。被诉企业应及时组建专业的团队以尽快了解相关知识产权现状，法律救济的途径、方式与后果，必要时通过在美国联邦法院提起“平行诉讼”、在美国以外的国家提起“关联诉讼”、向ITC提起反诉等方式寻求救济机会。
1. 充分利用资源
在企业确定应诉后，组建专业的律师团队和内部应诉队伍是取得胜利和控制应诉成本的重要措施。通常，申请人发起337调查会将行业内的多个企业列为强制应诉方，由于大量涉案中国企业为中小企业，难以独立支撑诉讼，当多家企业乃至整个行业遭受到337调查时，联合同行企业和下游企业联合应诉将显著节约企业的应诉成本、分散风险。此外，求助政府行会将有助于发挥其协调与整合作用，增加话语权和谈判筹码，增大胜诉的可能。
2. 挖掘抗辩理由
抗辩的理由包括无侵权行为的抗辩、权利无效抗辩、专利不可执行性抗辩及国内产业问题等特殊申辩事由。
（1）无侵权行为抗辩
只有当该权利要求书中的所有技术要素都涉及相关的进口产品时，才可以判定侵权，否则就不属于侵权。因此涉案企业可通过压缩对方专利的权利要求的解释范围，从被指控的产品并不完全符合专利保护要求的范围，被诉产品与要求保护的专利并不等同等方面提出理由，指出两者的关键差别，最终达到证明被诉产品不侵权的结果。此外，公知技术抗辩、禁止反悔等抗辩都是被普遍采用的不构成侵权的抗辩理由。
（2）权利无效抗辩
专利一般都被假定是有效的，在证据充分的情况下，被诉企业可选择积极无效申请人的涉案专利。337调查中无效专利的主要理由包括：证明专利缺乏新颖性、证明与申请日前的现有技术相比缺乏显著性、缺少足够的书面描述或未公开最佳方式、专利权利要求的范围不确定。
（3）专利不可执行性抗辩
不正当行为和专利权滥用都是认定专利不可执行性的重要理由。不正当行为原则要求包括专利权人、专利起草人、专利律师等利益相关人在向美国专利商标局申请专利权的过程中遵守诚实善意准则，承担真实陈述和披露可专利性重要信息的义务。在实质审查和程序审查的过程中，专利申请人有义务向专利审查人披露其所知的全部“重要信息”，包括专利审查人认为与专利相关的任何信息。如果专利申请人没有履行该项披露义务，例如篡改、捏造事实、隐满、掩盖“重要信息”，即构成“不正当行为”。专利的不当使用则涉嫌违反了反垄断法，专利是一种被允许存在的垄断, 专利权人必须在许可的时间和范围内行使其专利权。但如果权利人企图在权利授予的范围以外实施专利，则使专利不具有可执行。
（4）特殊申辩事由
“337条款”旨在保护美国国内企业免于不公平竞争，因此被提起调查的专利产品必须存在相应的作为保护对象的“国内产业”，即申请人必须证明其在美国制造或销售专利涵盖的产品，或者其在美国向其他人许可了自己的专利。但ITC对“国内产业”认定门滥相对较低，基于此进行抗辩的难度随之增大。其次，产品具有进口行为是国际贸易委员会对调查行使管辖权的必要条件，如果产品并未进口，那么即使产品侵犯了美国的专利，也不属于“337条款”的适用范围。此外，“337条款”对排除令和禁止令的适用规定中都载明了与公共利益冲突时的除外适用原则，即当上述救济措施对公共健康和福利、美国经济的竞争状况和美国类似产品或直接竞争产品的生产状况和美国消费者状况产生不利影响时，ITC有理由不发布以上救济令。因此被申请人在基于公共利益的抗辩事由中可以提出申请人主张的救济措施不合理或范围过于广泛，或强制申请人披露必要的商业秘密。
3. 缩短案件时间
就大多数案件而言，国外企业在遭受337调查时，协商和解是经常采用的尽快结案方式。ITC允许和鼓励涉案双方在调查开始之前或者之后自行达成和解协议，2010年8月，ITC将调解制度纳入到ITC正式制度范围内，所有337调查都可以参与调解，调解可由行政法官提议进行，也可以由涉案当事人单独或共同提出申请。因此，如果我国被诉企业确实侵权，且需要保留其美国市场，可分析是否有达成和解的可能性，选择在裁决做出之前选择适当的时机与对方进行协商，通过非诉方式如与权利人达成不起诉协议、签订许可协议、寻求交叉授权等寻求能够使双方满意的结果。
此外，在确认其可提供充分的证据和理由表明涉案专利无效的情况下，被申请人可以向行政法官申请作出认定无效的简易裁决，或在应诉中发现申请人的破绽，迫使其主动撤诉，达到尽早结束调查的目的。
4. 巧用诉讼策略
在337条款规定的程序中，如遇“平行诉讼”，即被诉企业在ITC和联邦地区法院同时被诉，若二者基于同一诉因，那么被诉企业可以通过中止程序申请法院暂停审理，待ITC作出裁决后法院再进行审理，减轻应诉压力。被诉企业还可以提出各种各样的诸如请求延期、请求修改诉状、请求作出简易裁定以及请求中间上诉（审理中就涉及管辖权等方面的问题提出上诉）的要求等争取一定的时间，赢得充分的应诉准备。此外，被申请人可以择机还击，通过主动发起进攻来防御原告的起诉，例如被诉企业可以请求美国专利商标局（USPTO）确认申请人的无效，提请针对申请人的反垄断调查等。
3.2.3 补救方式
即使337调查的终裁结果不利于我国企业，涉案企业仍然可以重新设计产品进入美国市场，或通过OEM、专利许可等方式留在美国市场。
337条款规定，只要在美国存在或正在建立与专利、版权、商标、掩膜产品或设计保护有关的货物或产业，即可以作为申请人向任何进口到美国的产品申请ITC发起337调查，这里所指的认定存在美国产业或正在建立的标准有：(1)对工厂和设备的实际性投资；(2)对劳动力或资本的实际性雇用；(3)进行开发的重大投资，包括工程、研究开发或许可。只要符合其中其一即可。基于ITC对“国内产业”的扩大化、灵活化解释，出口美国的中国企业还可以通过在美国本土直接投资建厂或投资研发的方式规避337调查。目前，已有部分中国企业率先对经济全球化作出反应，通过在美国本土投资设厂布局全球市场，从而切实享受“美国企业”的待遇，部分企业还因此获得作为申请人对竞争对手提起337调查的资格。
此外，非被申请人的下游产品厂商也应重视337调查对其的影响，因为一旦发布排除令，美国海关就会阻止所有判定侵权的一类产品或特定厂商的产品及其下游产品的进入美国市场。因此下游产品厂商应充分利用ITC给予的机会对其自身利益最为相关的排除令的范围和时间问题提出意见，例如ITC允许包括下游产品厂商在内的利益相关方作为非被申请人介入337调查程序，利益相关方可以向ITC提交关于初裁的评论意见；即使发布了排除令，在支持排除令的客观情况发生变化时，利益相关方还可以向ITC申请取消排除令或修改排除令的范围。
（撰稿人：郑少君）
