连载：三共诉万生药业公司专利侵权案2

发布时间：2015-04-21来源：《从专利诉讼看专利预警》作者：李欣打印字号：TT

【预警启示】
本案中，三共株式会社及三共制药公司共同起诉万生公司，认为万生公司生产药品“奥美沙坦酯片”的行为侵犯了其专利权。面对跨国公司的知识产权诉讼，万生公司并未退缩，而是积极应对，强调其制造行为是为了获得和提供该药品申请行政审批所需要的信息，以至抗辩成功从而胜诉。作为医药类企业，万生公司结合自身领域特点，充分运用行政、司法等制度维护了自己的合法利益。
下文将重点讨论企业应对知识产权诉讼时应提高积极性和主动性，以及如何选择合适的侵权抗辩事由。
一、提高应诉过程中的积极性和主动性
应对知识产权诉讼，企业首先应在主观上有积极主动的应诉意识，同时审慎处理每个细小环节，并在整个应诉过程中争取做到多角度全方位地思考问题。下面将从转变观念、增强应诉意识，积极审慎处理侵权警告函以及全方位思考问题、积极应对3个方面做进一步的分析说明。
（一）转变观念，增强应诉意识
面对知识产权诉讼，尤其是跨国公司提出的知识产权诉讼，很多国内企业往往存在中国民众传统的“厌讼”心理，不把诉讼当作解决问题的最佳手段，甚至尽可能地避免诉讼的发生。有些企业担心诉讼程序复杂、周期长，不负责任的新闻报道会影响到企业的商誉甚至发展，因而常常放弃应诉的机会。但在当今社会，特别是在中国加入世贸组织之后，中外贸易往来日益频繁，摩擦也日益增多，中国企业不可避免地会遭遇越来越多的知识产权诉讼，该应诉而不应诉会使企业白白失去维护自身权益的机会，失去市场。
2000年，由东芝、松下、JVC、三菱电气、日立、时代华纳组成的6CDVD专利联盟（以下简称6C联盟），出台了DVD专利许可激励计划，开始与中国DVD企业就专利使用费支付问题进行正式谈判。2002年3月8日，6C联盟对中国企业发出了最后通牒，若2002年3月31日前中国企业不能给予答复将提起诉讼。2002年4月1日，6C联盟与中国电子音响工业协会达成专利许可协议，6C联盟不立即提起诉讼。
中国企业选择支付使用费从而避免了与6C联盟之间的诉讼，然而，这种选择的代价是巨大的，上述协议规定：中国公司每出口1台DVD播放机，支付6C联盟4美元的专利使用费。同期，其他专利权人纷至沓来。为此，2002年10月，中国电子音响工业协会与由索尼、先锋、飞利浦组成的3C联盟达成协议，中国公司每出口1台DVD播放机向3C联盟支付5美元的专利使用费。2004年，同是DVD论坛成员中的汤姆逊公司同中国电子音响工业协会达成意向，向中国DVD收取每台1美元至1.5美元专利使用费。2004年6月，DTS公司也声称，要强制征收国内DVD企业每台10美元专利使用费。拥有专利的国外企业对我国DVD企业征收专利使用费蜂拥而上，直接导致我国DVD生产企业硬性成本增加，利润减少。而当时DVD产业在激烈的市场竞争中价格跌幅已高达70%，利润率已经低到几个百分点。2004年中期，国内DVD生产企业已从鼎盛时的140多家锐减到仅30多家。
事实上，此案中涉及DVD专利权人联盟6C和3C在内的多家企业的众多专利，这些专利是否都有效，有效专利的比例占多少，中国企业的制造、使用，销往不同国家或地区、进口等行为是否一定对这些专利构成侵权，都应根据具体情况和相关法律规定来判断，国内企业应该依法维护自己的利益，而不能任由6C联盟和3C联盟等专利权人进行掠夺性定价。早在2002年,中国台湾地区公平交易委员会就裁定菲利浦、索尼、Taiyo Yuden三家外国公司在中国台湾地区进行的CD-R产品专利联合许可违反了中国台湾的“公平交易法”。
另外，还有些跨国公司为了打压日渐崛起的中国企业，恶意申请跨国专利，设置专利陷阱，拒绝许可，差别对待，甚至进行恶意诉讼，并在诉讼期间利用媒体制造舆论，误导消费者，使被诉的中国企业背负“侵权”恶名，严重影响企业声誉及市场占有率。尽管跨国公司的恶意诉讼可能会败诉，但其通过诉讼打压竞争对手的目的得以实现。面对竞争对手滥用知识产权，国内企业更应该转变观念，积极应对。如果国内企业因畏惧强势，不应诉或直接妥协，只会中了竞争对手的圈套，招致不必要的损失。应诉，但应诉不及时，不主动，无端拖延了结案时间，也依然会使竞争对手在不正当竞争中获利。
通用公司诉奇瑞公司的知识产权争议中，通用公司的某些行为明显涉嫌知识产权滥用。例如，通用公司在没有法律依据的情况下多次向奇瑞公司发出侵权警告函，最终向奇瑞公司提起诉讼，并每次都在媒体上大肆渲染、炒作，在商誉和经济上都可能给奇瑞公司造成很大损失，对正常的市场竞争也会造成扭曲和妨碍。对此，奇瑞公司可考虑以滥用知识产权和不正当竞争为由对通用公司采取法律行动，进行反击。
（二）积极审慎处理侵权警告函
知识产权侵权警告函，是指专利权人认为市场上他人行为侵害了其享有的专利权，而以警告函、敬告函、律师函、公开信等方式向侵权人或其交易相对人等发出侵权警告的行为。知识产权侵权警告函是专权利人维护自身利益的有效手段，但也可能被滥用而成为扭曲和妨碍正常市场竞争、非法掠夺市场份额的工具。企业收到知识产权侵权警告函，应认真对待，及时作出反应，按期给出答复。如果不是自己所为，应给出相应的证据及适当合理的解释；如果是自己所为，则要认真分析警告函中述及的专利侵权是否成立后再作进一步答复。
被警告企业在收到侵权警告函后，通过专业的侵权比对分析而判定自己的实施行为并未构成侵权时，一是应及时回复侵权警告函，充分说明自己的实施行为未构成侵权的理由和证据；二是在规定期限内，依法向人民法院提起确认不侵权之诉，2010年1月1日实行的《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第18条。及时通过人民法院作出的确认不侵权判决来摆脱竞争对手的侵权纷扰。
若被警告企业分析发现自己实施行为存在侵犯他人专利权的嫌疑，一是应慎重评议其侵权行为；二是调查必要的风险应对证据，制订多套专利侵权风险应对预案，必要时，放弃实施侵权技术方案，并在答复警告函时告知对方自己已经停止实施涉嫌侵权技术方案的决定。若企业对侵权书面警告不加理睬，不仅会使专利权人产生不满而向法院提出侵权诉讼，同时在诉讼中，如果存在对侵权警告函置之不理的情况，则可能会被判故意侵权，专利权人可以要求加倍赔偿。
在通用公司诉奇瑞公司的专利侵权纠纷系列案2004年国家知识产权局课题组《关于通用与奇瑞知识产权争议的调研报告》。中，奇瑞公司在2002年第一次收到通用公司的侵权警告函时，一是要求通用公司明确提供具体侵权内容，二是委托国家知识产权局的有关部门检索通用公司、韩国大宇公司在我国的专利申请情况，最终发现通用公司与韩国大宇公司均未在中国提交与奇瑞公司正在开发的车型相关的专利申请。由此，奇瑞公司函告通用公司，充分陈述奇瑞公司及其研发活动均不存在侵犯通用公司在华专利权的行为。2004年1月，针对通用公司的“没有安全气囊通过碰撞的真实性”质疑，为证明奇瑞QQ的安全性能，奇瑞公司花费数十万元，在有关部门的监督下在天津检验中心进行了一次碰撞试验，试验结果完全符合我国的碰撞标准。2004年2月，国家商务部条法司召开由国家工商总局、国家知识产权局、社科院、北京大学、奇瑞公司等有关单位专家组成的专家论证会。与会专家一致认为，奇瑞公司开发QQ的过程清晰，事实清楚。2004年8月,面对美国贸易代表办公室中国商务处处长及美国驻上海总领事馆经济领事等人对于事态的关注，以及同月通用公司致侵权警告函至当地省级领导，在2004年9月6日国务院新闻办举行的国家保护知识产权专项行动新闻发布会上，国家保护知识产权工作组办公室主任、商务部副部长张志刚表示，依照中国的法律和外方提供的证据，无法认定奇瑞公司侵权的问题，也不能认定奇瑞公司存在不正当的竞争行为。时任国家知识产权局副局长张勤也表示：通过检索发现,大宇的外观设计在中国并没有申请专利，按照中国以及各国通行的法律，这项技术在中国不享有专利权，因而不受到法律的保护。张勤还表示，仅仅是根据外观的类似不构成侵权，除非通用公司能够提供确凿的证据证明奇瑞公司通过非正当手段获取SPARK（轿车）的资料，侵权说才能成立。
通用公司在没有确凿证据的情况下多次向奇瑞公司发出侵权警告函。奇瑞公司面对竞争对手的这种无理警告，并未表现出惶恐和无所适从，而是及时、有效地应对，最大程度维护了自身的权益。
而在江苏光芒热水器有限公司与张黎光侵权纠纷案中，专利权人张黎光在提起诉讼前曾致律师函，告知光芒公司其生产的热水器中安装的风压开关侵犯了自己的专利权，但光芒公司收到侵权警告函后置之不理。在诉讼过程中，法院认为，光芒公司在收到张黎光律师函后，也即在应当知道其使用的风压开关可能侵权的情况下，未通过回复或其他有效形式提出异议，继续使用落入涉案专利保护范围的风压开关，光芒公司应对其签收律师函之后的侵权使用行为同样承担赔偿责任。
在(法国)路易威登马利蒂公司诉北京朝外购物商场有限公司侵权案中，原告就侵权行为向被告发出律师函后，“朝外MEN购物中心”地下一层皮具、箱包区仍然存在大量销售假冒原告“LV”注册商标商品的行为，原告在诉辩主张中强调上述行为“足以说明被告主观过错程度极为严重”。而对于故意侵权行为，法院可以依法增加到原判定损害赔偿金额的3倍。
企业在答复警告函时，应持积极审慎的态度，防止被对方抓住把柄。在答复警告函的同时，还可采取停止生产销售可能侵权的产品、采取回避设计等一些积极配合的行动，并将这些行动在答复中告知对方。同时，企业在答复警告函的过程中要尽量为自己争取时间，以便收集有利于自己的证据和资料。
（三）诉讼过程中全方位思考问题，积极应对
在知识产权应诉过程中，有一些常见的反制措施：衣庆云.知识产权诉讼和解策略解析\[J\].知识产权，2009(1)：35-39.(1)指出原告权利来源和权利人身份的瑕疵。在知识产权案件中,权利人的知识产权可能是通过交易(受让、许可等)而获取,交易过程的不合法或不严谨就有可能导致权利来源和权利人身份的瑕疵。商业秘密案件中的原告对其权利人身份的证明会有更高的要求。(2)不侵权的抗辩。为平衡知识产权权利人的利益和社会公众利益,知识产权法规定了对权利人权利的限制,法律一般采取明确列举的方式将某些行为排除在侵权行为之外。这些限制都可以成为被告未侵权抗辩的法律依据。(3)主张原告的知识产权违法或不具备法律规定的条件。专利权无效宣告、撤销商标权申请、不构成法律保护的作品等理由,是知识产权诉讼中极具杀伤力的反制手段。(4)提出反诉。(5)发起新的诉讼(或仲裁、行政保护等程序)。新的诉讼可以与在先诉讼有关,也可以与在先诉讼根本无关(比如,在应对商标侵权指控的过程中,被告另行提起原告侵犯其专利权的诉讼);新的诉讼可以是知识产权诉讼,也可以是非知识产权的其他诉讼(比如违约之诉)。
除此之外，企业还应根据个案的实际情况，全方位思考问题，采取积极有效的应对措施。
在天士力公司诉东莞万成制药公司“养血清脑颗粒”专利侵权案中，参见北京市高级人民法院(2006)高民终字第1221号民事判决书。一审时，被告东莞万成制药公司提交了涉案专利申请日之前出版的期刊文献作为证据，认为其生产的“养血清脑颗粒”技术方案等同于上述公知技术方案，不侵犯天士力公司的专利权。一审法院裁定万成公司的“养血清脑颗粒”技术方案存在与公知技术方案相等同的事实，万成公司以公知技术抗辩成立。天士力公司不服原审判决，提起上诉，并提交了新的证据。二审审理期间，上诉人天士力公司委托北京中医药大学中药药理系就其专利技术与公知技术进行药效学试验的对比研究，提交了北京中医药大学中药药理系提供的《两种中药复方制剂镇痛作用比较试验资料》，并聘请专家证人高秀梅、高学敏，使用证人证言以及当事人陈述等证据作为案件佐证，证明其技术方案与公知技术并不属于等同技术方案，主张原审判决适用公知技术抗辩不当，最终胜诉。
面对被告在一审中公知技术等同抗辩成立的判决，天士力公司在二审中应诉积极主动，并未仅仅通过寻找书证的常规方式进行举证，而是通过比较试验、证人证言、当事人陈述等多种方式全方位进行论证，最终维护了自己的合法权益。为了更好地应对知识产权诉讼，企业应迅速成立应急小组，聘请专家或委托经验丰富的律师事务所、咨询公司，对是否侵权做仔细认定，并寻找不侵权或确认侵权的突破口。
积极主动的应诉有利于企业在应对知识产权诉讼时把握机会，认真审慎的态度可防止对手有机可乘，多角度全方位的思考问题将有助于寻找好的应诉方式。
二、如何选择合适的侵权抗辩事由
三共案中对万生公司起最终制胜作用的抗辩事由——“专门为获得和提供药品的行政审批所需要的信息而制造、使用专利药品的行为，不构成专利侵权”，是一种典型的不视为侵权抗辩。侵权抗辩事由是企业在知识产权应诉过程中较为常用的反制措施，是指客观上已经具备了侵犯专利权的全部要件，只是由于法律的特别豁免使其不被视为侵犯专利权。
现行《专利法》（2008年修正）第69条中规定了几种不视为侵犯专利权的例外情形，《专利法》（2008年修正）第69条规定：有下列情形之一的，不视为侵犯专利权：（一）专利产权或者依照专利方法直接获得的产品，由专利权人或者经其许可的单位、个人售出后，使用、许诺销售、销售、进口该产品的；（二）在专利申请日前已经制造相同产品、使用相同方法或者已经作好制造、使用的必要准备,并且仅在原有范围内继续制造、使用的；（三）临时通过中国领陆、领水、领空的外国运输工具，依照其所属国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照互惠原则,N为运输工具自身需要而在其装置和设备中使用有关专利；（四）专为科学研究和实验而使用有关专利的；（五）为提供行政审批所需要的信息，制造、使用、进口专利药品或者专利医疗器械的，以及专门为其制造、进口专利药品或者专利医疗器械的。如何正确理解及灵活利用这些抗辩理由，对于企业胜诉至关重要。
情形一，即专利权用尽原则，其基本含义是:公众中的任何人在购买了合法售出的专利产品，也就是由专利权人自己或者其被许可人售出的专利产品或者依照专利方法直接获得的产品之后，应当享有自由处置其购买的产品的权利。此后，无论该购买者以何种方式使用、许诺销售、销售该产品，均不应当构成侵犯该项专利权的行为。尹新天.中国专利法详解\[M\]：北京：知识产权出版社，2011：790.
一旦企业使用或销售了被诉侵权产品，若该侵权产品的出售方并非专利权人，企业应查明出售方是否已获得专利权人的许可，如果该专利产品的销售方已经获得许可，企业可以考虑从“专利权用尽”的角度进行抗辩，这就要求企业要有足够的证据证明其被诉侵权产品的来源，比如收据、送货单、采购订单、订购单等。
在张黎光诉江苏光芒热水器有限公司（以下简称光芒公司）的专利侵权纠纷案中，虽然光芒公司主张其热水器上使用的风压开关是向华地公司购买，具有合法来源，但由于其仅提供了两份华地公司支付专利权人张黎光的专利费汇款凭证的复印件，且汇款人并非华地公司，以及汇款日期不明确等问题，人民法院认为参见江苏省常州市中级人民法院(2008)常知民初字第5号民事判决书。这些证据不足以证明张黎光许可华地公司实施其涉案专利，光芒公司的专利权用尽抗辩未能成立。可见，如果企业使用或销售专利产品，一定要注意保留购买过程中的所有有效证据，以在有可能出现的侵权诉讼中获得法院采信。
情形二，即先用权。先用权抗辩是侵权诉讼中常见的有效抗辩事由，前述天士力公司诉东莞万成制药公司“养血清脑颗粒”专利侵权案，一审过程中，万成公司便是以先用权抗辩胜诉。在徐伟忠与义乌市金石纸品有限公司（以下简称金石公司）等侵权纠纷一案中，在涉案专利申请日之前，金石公司已从沈志军处合法取得被诉侵权产品的相关设计，并已进行生产、销售。人民法院经审理认为：参见浙江省高级人民法院(2010)浙知终字第66号民事判决书。金石公司在专利申请日前已经制造了与涉案专利相同的产品，在专利申请日后在原有范围内继续制造、使用，金石公司对其在涉案专利申请日前已经制造好的产品享有先用权。
企业在研发以及生产过程中，其设计方案或技术方案有可能会与其他发明人之后的方案不谋而合。即使企业没有在第一时间申请并获得专利权，但作为先用者，其同样可以主张自己的权利，获得侵犯他人专利权的豁免。
情形三，即临时过境。现实中，因外国交通工具临时通过我国领陆、领水、领空而产生专利侵权纠纷的情况极少。
情形四，即科学研究与实验性使用，这里要分清对专利产品进行实验和在实验中使用专利产品。专为科学研究和实验而使用有关专利中的使用，应当包括专为科学研究和实验而制造有关专利产品的行为。专为科学研究和实验而使用，是指以研究、验证、改进他人专利技术为目的，使用的结果是在已有专利技术的基础上产生新的技术成果。在科学研究和实验过程中制造、使用他人专利技术，其目的不是为研究、改进他人专利技术，其结果与专利技术没有直接关系，则构成侵犯专利权。
在陆正明诉上海工程成套总公司（以下简称成套公司）、无锡市环境卫生工程实验厂（以下简称无锡环卫厂）专利侵权案中，二审法院经审理认为：根据无锡环卫厂与成套公司签订的协议书约定，成套公司为完成无锡环卫厂后处理车间筛分破碎机的设计、制定、安装、调试任务，直接利用陆正明已取得专利权的专利技术设计制造机械设备，然后销售给无锡环卫厂使用的行为，不能视为专为科学研究和实验而使用专利的合法行为，构成对陆正明专利权的侵害，应承担民事责任。无锡环卫厂在科研项目通过鉴定后，已无垃圾筛分破碎机的科研任务，使用成套公司制造、销售的侵权产品处理垃圾，且又有一定销售的行为，属于以生产经营为目的的使用行为，亦不符合“专为科学研究和实验使用有关专利”的条件，应认定侵权。
面对这一类诉讼，企业应该了解，自身在研发和技术引进过程中，经常会在已有专利技术的基础上探索研究新的发明创造，如果只是演示性地利用有关专利，或者考察验证有关专利的技术经济效果，则属于合法行为，不构成对专利权的侵犯。如果企业或个人直接使用专利成果制造产品，并进行销售，则属于以生产经营为目的的使用行为，并不符合“专为科学研究和实验而使用有关专利”的条件，则构成对专利权的侵害。
情形五，是2008年《专利法》修改过程中的新增内容，其涉及的对象是“专利药品”和“专利医疗器械”，亦即取得专利权的药品和医疗器械。允许进行的行为，一种是仿制药品的研究试验者本人为获取行政审批所需要的信息而进行的行为；另一种是他人为研究试验者获取行政审批所需要的信息而进行的行为。尹新天.中国专利法详解\[M\]：北京：知识产权出版社，2011：833，835.
前述三共案件受理时，当时施行的《专利法》中对此并无明确规定，但其判决结果已经能够体现上述立法主旨。类似的诉讼案件还包括伊莱利利公司（以下简称伊莱利利）诉甘李药业有限公司（以下简称甘李公司）的侵犯专利权纠纷案。参见北京市高级人民法院(2007)高民终字第1844号民事判决书。
被告甘李公司申报了涉案药品的注册申请，原告伊莱利利公司认为被告的上述药物落入了其专利权的保护范围。同时，被告已经取得了临床批件，而且在此之前被告已经通过网络宣传其申请的上述药物，其行为性质属于即发侵权和许诺销售，构成对原告专利权的侵犯。主要理由是：（1）甘李公司申报的被控侵权产品是使用伊莱利利公司享有专利权的方法生产的，其申报的最终目的是为了投放市场。因此，构成以生产经营为目的使用伊莱利利公司专利方法的侵权行为。（2）甘李公司在其网站上对依伊莱利利公司专利方法获得的产品进行了宣传，属于作出销售商品的意思表示的行为，构成许诺销售。（3）即使甘李公司的行为不构成已经实施的侵权行为，也足以构成即将实施的侵权行为。
人民法院认为：虽然甘李公司向药监局申报了药品注册批件，具备了上市条件，尽管甘李公司在其网站上对其产品进行宣传，但现有证据不能证明甘李公司所进行的宣传系欲达到销售该产品的目的，不构成许诺销售。同时，现有证据不能证明甘李公司在涉案专利保护期内存在从事生产、销售、许诺销售被控侵权产品的可能性，故其行为不构成即将实施的侵权行为。最终认定甘李公司不侵权。
在药品和医疗器械领域，作为非专利权人的仿制者可以享受两种不视为侵犯专利权的例外：如果其进行的研究试验旨在验证、改进他人获得专利权的药品或者医疗器械，可以享受《专利法》第69条第（四）项规定的例外；如果其进行的研究试验旨在获取仿制药品或者仿制医疗器械得到行政审批所需要的信息，可以享受《专利法》第69条第（五）项规定的例外，两者都符合国家和民众的利益。尹新天.中国专利法详解\[M\]：北京：知识产权出版社，2011：837.
企业应根据实际情况，灵活选用合适的抗辩理由，这样才能做到有的放矢，从容应对。

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