国知丛书连载——《海外专利实务手册》-19

发布时间：2016-08-19来源：国知预警微信公众号作者：打印字号：TT

第3章授权或驳回后的处理程序

第2节授权后的处理程序

当一项美国专利申请获得授权并取得了专利证书，专利权人又发现该专利有重大遗漏、错误，造成了专利说明或者图示中的失误或者是权利要求的范围过大或过小等等，但这些又是专利权人非恶意的，那么专利权人可以放弃原专利，重新提出申请，这种再次申请并得到批准的专利叫“再颁专利”。这种申请需自专利被授权之日起2年内提出。

此外，专利权人对授权专利的明显形式错误进行修正的程序为修正证书。如果授权后的专利其专利性遭到了质疑，为了保证专利权更为稳定，专利权人也可以提出再审。再审程序将在第2篇第2章中进行介绍。

本章将就授权后的再颁程序和放弃程序进行重点阐述。

1．再颁程序

再颁程序是授权后的一个程序。如果发现已颁布的专利存在因为疏忽、偶然的错误而造成的一些缺陷，而这些缺陷多于应获得的权利，或者使得该专利完全或部分无法实施或无效，这时就可以提出再颁申请。

1.1 再颁程序的要求

再颁程序只能由专利权人启动，美国专利商标局或第三人都无权启动该程序。再颁申请由美国专利商标局依法作为一个新申请进行审查。从理论上讲，再颁专利应当具有与原专利同样的效力和作用，但是由于再颁是对权利范围的重新界定，有可能损害到公众的利益，为此法律规定第三人有参与的权利，并对再颁专利进行了严格的限定，这样再颁专利的效力就有不同的情况：

①对于权利范围与原专利一致的再颁专利从原专利生效日起继续有效；

②对于权利范围不同于原专利的再颁专利只能从再颁日起主张权利；

③再颁后法律授予公众一种绝对的权力，即继续实施和从事再颁前已进行的合法行为。

再颁前不侵权的使用或销售，再颁前已开始的投资或交易，只要是合法的再颁后都可以继续，不会被视为侵权。

1.2 提出再颁申请的基本条件

① 要证明提起再颁程序的专利完全地或部分地无效或无法实施，如：说明书或附图中的错误使专利无法实施，或由于专利权要求的权利大于应有权要求的。

② 要证明专利中的缺陷是由于不含欺诈意图的错误引起，如，证明错误的出现不是有意为了隐藏技术方案的内容。

③ 要证明没有在该程序中的申请中加入新的内容，即再颁专利必须得到原说明书公开内容的支持。

④ 对于扩大保护范围的再颁专利申请，应当在原专利授权日起2年内提出。因为扩大权利范围可能会影响到公众的利益，包括竞争对手的利益，所以法律规定只有在授权的两年内可以提出。此外，对于缩小权利范围的再颁请求，因为不会影响到公众利益，所以会给予充分的时间提出，即可以在专利有效期间的任何时候提出。

⑤ 要证明再颁的主题具有专利性。

1.3 再颁程序注意事项

① 专利权人提出再颁申请，该申请应当同新申请一样；

② 再颁誓词或声明中应当表明全体发明人或受让人同意提出申请；

③ 要求申请人声明原专利有缺陷；

④ 再颁申请应包含原专利证书或放弃原专利的声明；如果再颁被驳回，美国专利商标局将归回原专利证书；

⑤ 原专利申请有优先权的，再颁申请应当提出优先权声明；

⑥ 要求扩大权利范围的再颁申请应当在规定的期限内提出，即原专利授权日起两年内；

⑦ 专利申请审批的法规都适用于再颁申请；

⑧ 再颁申请被授予专利时，原专利即被视为放弃。

虽然再颁给予专利权人修正专利的机会，但同时对于专利权人也具有潜在的危险。首先，再颁申请中所有的权利要求，包括已经授权的都将被重新审查，并可能被驳回。再颁实质上是一次再审的过程。其次，对于原专利与再颁专利不同的权利，专利权人只能从再颁日起主张权利，因而可能因为再颁导致本来侵权的行为变为不侵权。此外，再颁的审查过程中的文件是对公众公开的，这样再颁中的意见陈述或参考文件都可能被他人利用来对抗专利权。

2．放弃程序

申请人收到授权通知书后必须在授权及缴费通知寄出之日起3个月内支付发证费，否则将放弃专利申请。

除了上述所说的放弃专利申请之外，还有一种法定声明放弃程序。这种放弃程序是依据旨在专利权人在提出侵权诉讼之前发现其授权专利中存在有可能被无效的权利要求时，可以通过声明放弃来消除这些权利要求，从而避免不必要的损失。当专利中的一项权利要求在无诈欺意图的情况下无效时，专利的其余权利要求并不随之无效。不论是拥有专利的全部或部分利益的专利权人都可以在缴纳法定费用后放弃任何一个权利要求，并对依据该专利的延伸权益进行声明。此类放弃应以书面形式，并在专利商标局进行登记；对于放弃人及依其请求延伸之权益范围视为原专利的一部分。专利权人或申请人可以将已经授权的专利或即将授权的专利的全部或部分进行放弃或者捐献给公众。

专利权人提出声明放弃有可能是在侵权诉讼中加强专利的稳定性，或者是由于专利权人有理由认为原专利的某一项或多项权利要求的保护范围太宽或者无效。因此，虽然法定放弃并非增加或修改权利要求的途径，但其作为对专利授权后可以作出微小改进的一种补救策略，显然是一种有利于发明人或申请人的制度。

适当的运用这个放弃程序也可以给公司带来好处。当一个专利中的某些权利要求难以取得，或如果事后证明它们对企业缺乏价值，应考虑撤回这些权利要求。如果所有权利要求皆是如此，那么就放弃整个申请。如果该申请还没有被公布，那么在适当情况下您仍可以将该发明保持为商业秘密。企业还可以选择主动公布该发明的说明书以将其列入公共领域，从而防止他人阻止本企业使用该发明。

《海外专利实务手册:美国卷》

将围绕上述实务，以专利为主线展开论述。随着中国企业的发展壮大及走出国门步伐的加快，中美之间围绕知识产权的问题和摩擦日渐增多，由此引发近年来中国企业在美国遭遇的知识产权纠纷不断增多。面对美国频繁的贸易调查和专利诉讼，中国企业有必要掌握在美国进行专利维权的相关实务，包括美国的专利申请、专利诉讼、“337调查”、出口与参展应对等。

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尹玮侯璐瑶/编辑

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